Sentencia nº C-655/15 P de Tribunal de Justicia, 2 de Marzo de 2017

Fecha de Resolución: 2 de Marzo de 2017
Número de Resolución:C-655/15 P
Emisor:Tribunal de Justicia
 
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Recurso de casación - Marca de la Unión Europea - Reglamento (CE) n.º 40/94 - Artículo 52 - Artículo 8, apartados 1, letra b), y 5 - Marca figurativa que incluye los elementos denominativos “krispy kreme doughnuts” - Marcas denominativas y figurativas, nacionales e internacional, que incluyen los elementos “donut”, “donuts” y “doghnuts” - Solicitud de nulidad - Desestimación»

En el asunto C-655/15 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 7 de diciembre de 2015,

Panrico, S.A., con domicilio social en Esplugues de Llobregat (Barcelona), representada por el Sr. D. Pellisé Urquiza, abogado,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas, en calidad de agente,

parte recurrida en primera instancia,

HDN Development Corp., con domicilio social en Frankfort (Estados Unidos), representada por las Sras. M.H. Granado Carpenter y L. Polo Carreño, abogadas,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský (Ponente) y D. Šváby, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Panrico, S.A., solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de octubre de 2015, Panrico/OAMI - HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (T-534/13, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:751), por la que se desestimó el recurso interpuesto al objeto de que se anulase o se modificase la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 25 de julio de 2013 (asunto R 623/2011-4), relativa al procedimiento de nulidad sustanciado entre Panrico y HDN Development Corp. (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

I. Marco jurídico

A. Reglamento (CE) n.º 40/94

2 El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003 (DO 2003, L 296, p.º 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º°40/94»), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.º°207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de que la fecha relevante para la determinación del Derecho material aplicable es la fecha de presentación de la solicitud de registro (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2013, DMK, C-346/12 P, no publicado, EU:C:2013:397, apartado 2 y jurisprudencia citada), que en este caso es el 6 de septiembre de 1999, en el presente litigio sigue siendo de aplicación el Reglamento n.º°40/94, al menos por lo que respecta a las disposiciones no estrictamente procedimentales.

3 El artículo 8 del Reglamento n.º°40/94, «Motivos de denegación relativos», disponía:

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias;

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux;

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

[...]

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

4 El artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º°40/94, «Causas de nulidad relativa», era del siguiente tenor:

La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

[...]

.

B. Directrices relativas al procedimiento de oposición de la EUIPO

5 La parte 2, capítulo 2b, de las directrices relativas al procedimiento de oposición de la EUIPO, en su versión aplicable en el momento en que se produjeron los hechos, era del siguiente tenor:

5.3.3. En particular, servicios de restaurante y alimentos

[...]

Existe un grado medio de similitud cuando los alimentos se ofrecen con independencia de los servicios de restaurante y no son meramente accesorios de estos servicios. Los alimentos ofrecidos de forma independiente comprenden la comida preparada lista para llevar. Dependiendo de cada Estado miembro, los alimentos ofrecidos de forma independiente de los servicios de restaurante pueden incluir también determinados tipos de alimentos elaborados o no elaborados, como la confitería, los helados (elaborados) o la carne (no elaborada), porque las confiterías y panaderías, las heladerías y las carnicerías pueden ofrecer también sus productos al consumo en un establecimiento contiguo de comida rápida o en una cafetería. [...]

  1. Antecedentes del litigio y resolución controvertida

    6 En los apartados 1 a 17 de la sentencia recurrida, el Tribunal General resumió del siguiente modo los hechos que originaron el litigio:

    1 El 6 de septiembre de 1999, [HDN Development] presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la [EUIPO], en virtud del Reglamento [n.º°40/94].

    2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

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    3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen, entre otras, a las clases 30 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada [(en lo sucesivo, “Arreglo de Niza”)], y corresponden, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

    - clase 30: “Donuts, tortas, pasteles, brioches (bollos), rosquillas, café”;

    - clase 42: “Servicios de restaurante, especializado en la provisión de donuts, tortas, pasteles, brioches (bollos), brezeles”.

    4 [HDN Development] realizó una declaración de renuncia a invocar derechos exclusivos (“disclaimer”) con respecto al término “doughnuts”.

    5 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 45/2000, de 5 de junio de 2000.

    6 El 5 de septiembre de 2000, Donut Corporation Española, S.A., sociedad en cuyas obligaciones y derechos se subrogó [Panrico], formuló oposición, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 [...], al registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 supra.

    7 La oposición se basaba, en particular, en las marcas españolas denominativas anteriores DOGHNUTS, solicitada el 5 de diciembre de 1988, registrada el 18 de junio de 1994 con el número 1288926 y renovada hasta 2014 (en lo sucesivo, “marca DOGHNUTS”), y DONUT, solicitada el 21 de marzo de 1962, registrada el 8 de septiembre de 1962 con el número 399563 y renovada hasta 2011 (en lo sucesivo, “marca DONUT”), cada una de las cuales designa los productos pertenecientes a la clase 30 y que corresponden a la descripción siguiente:

    - Marca DOGHNUTS: “Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y confitería; azúcares, chocolates, tés, cacao, cafés y sucedáneos de estos productos, vainillas, esencias y productos y preparados para la elaboración de flanes y pasteles, productos alimenticios a base de chocolate y azúcar, helados, caramelos, bombones, rosquillas, grageas de goma para mascar y galletas”.

    - Marca DONUT: “Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y confitería; azúcares, chocolates, cacao, tés, cafés y sucedáneos de estos...

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