Sentenze nº T-336/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 22, 2017

• Resolution Date: March 22, 2017
• Issuing Organization: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Decision Number: T-336/15

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo The Specials - Uso effettivo - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Consenso del titolare del marchio - Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

Nella causa T-336/15,

Windrush Aka LLP, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da S. Malynicz, QC, e S. Britton, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Jerry Dammers, residente in Londra, rappresentato da C. Fehler, solicitor, H. Cuddigan e B. Brandreth, barristers,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2015 (procedimento R 1412/2014-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Windrush Aka e J. Dammers,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2015,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2015,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2015,

in seguito all’udienza del 6 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 27 luglio 2005 l’interveniente, sig. Jerry Dammers, ha ottenuto presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)], la registrazione, con il numero 3725082, del marchio dell’Unione europea denominativo The Specials.

2 I prodotti e i servizi per i quali è stato registrato il marchio dell’Unione europea summenzionato rientravano nelle classi 9, 16, 25 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer; estintori»;

- classe 16: «Imballaggio di compact disc, audionastri e DVD; fotografie, stampati e insegne, ovvero copertine, libretti ed etichette per compact disc, audionastri e DVD; fotografie, stampati e insegne per la produzione di manifesti»;

- classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

- classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali».

3 Il 30 ottobre 2012 la ricorrente, Windrush Aka LLP, ha presentato una domanda di decadenza del marchio dell’Unione europea summenzionato, sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per l’insieme dei prodotti e dei servizi di cui al precedente punto 2, a motivo del mancato uso effettivo di tale marchio.

4 Con decisione del 17 marzo 2014, la divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di decadenza. Essa ha pronunciato la decadenza del marchio contestato per i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 2, ad eccezione dei «compact disc [audio-video]» e delle «pubblicazioni elettroniche [scaricabili]», della classe 9, per i quali essa ha confermato la validità della registrazione del marchio contestato.

5 Il 19 maggio 2014 la ricorrente ha proposto ricorso all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui quest’ultima aveva confermato la validità della registrazione del marchio contestato per i prodotti ricordati al precedente punto 4.

6 Con decisione del 18 marzo 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto parzialmente il ricorso. Essa ha annullato la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui quest’ultima aveva mantenuto la validità della registrazione del marchio contestato per le «pubblicazioni elettroniche [scaricabili]», della classe 9, e ha dichiarato la decadenza di tale marchio per tali prodotti. Per contro, essa ha confermato la validità del marchio contestato per i «compact disc [audio-video]», della classe 9, in quanto tale marchio era stato utilizzato da un terzo con il consenso dell’interveniente e aveva formato oggetto di un uso effettivo per i prodotti citati.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

8 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

9 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che l’interveniente aveva validamente consentito l’uso del marchio contestato da parte di un terzo, ai sensi di tale disposizione.

10 Occorre ricordare che l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 prevede, in sostanza, che il titolare del marchio dell’Unione europea sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all’EUIPO, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

11 A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’uso del marchio con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

12 In limine, va rilevato che nel ricorso, la ricorrente non ha contestato la valutazione della...