Case nº T-152/08 of Tribunal General de la Unión Europea, September 08, 2010

• Resolution Date: September 08, 2010
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-152/08

En el asunto T‑152/08,

Kido Industrial Ltd, con domicilio social en Yangcheon-gu (Corea), representada por el Sr. M. Mall, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI era:

Amberes, S.A., con domicilio social en Igualada (Barcelona),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 31 de enero de 2008 (asunto R 287/2007‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Amberes, S.A., y Kido Industrial Ltd,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Presidenta, y los Sres. F. Dehousse y H. Kanninen (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de abril de 2008;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de septiembre de 2008;

visto que las partes no han solicitado la celebración de una vista en el plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiendo decidido, por tanto, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 15 de junio de 2004, la demandante, Kido Industrial Ltd, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitaba era el signo verbal SCORPIONEXO.

3 Tras la limitación decidida durante la tramitación del procedimiento ante la OAMI, los productos para los que se solicitó el registro estaban comprendidos en las clases 9 y 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían a la siguiente descripción:

– clase 9: «Productos de seguridad, en concreto gafas protectoras, cascos de seguridad, cascos deportivos, cascos de motocicleta»;

– clase 28: «Prendas de vestir deportivas de protección para motociclismo, en concreto almohadillas de protección, protectores de brazos, coderas, muñequeras, rodilleras, espinilleras, protectores de piernas, protectores de antebrazo».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 11/2005, de 14 de marzo de 2005.

5 El 13 de junio de 2005, al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), Amberes, S.A., presentó oposición contra el registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el apartado 3 supra.

6 La oposición se basaba en varias marcas anteriores, entre ellas el signo figurativo que se reproduce a continuación, con número de registro español 339 142 (en lo sucesivo, «marca anterior»):

7 La marca anterior había sido registrada para diversos productos, entre ellos los productos de la clase 28, que correspondían a la siguiente descripción: «artículos para árboles de navidad, juguetes, juguetes y juegos de salón de toda clase y sus accesorios, muñecas, artículos para deporte».

8 El motivo invocado en apoyo de la oposición fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

9 El 19 de diciembre de 2006, la División de Oposición estimó la oposición, basándose únicamente en la marca anterior. Tras observar que ambas marcas presentaban semejanzas y que los productos cubiertos por ellas eran en parte idénticos y en parte similares, concluyó que existía un riesgo de confusión en el mercado español.

10 El 14 de febrero de 2007, la demandante presentó ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición, al amparo de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009).

11 Mediante resolución de 31 de enero de 2008 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. La Sala consideró que ambas marcas presentaban globalmente «un nivel medio alto» de semejanza. En lo relativo a los productos de las clases 9 y 28, la Sala de Recurso consideró que eran o bien idénticos o bien similares. Aplicando el principio jurídico de interdependencia de los factores, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión en el mercado español.

Pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal General que:

– Revoque la resolución recurrida.

– Revoque la resolución de la División de Oposición.

– Condene en costas a Amberes.

13 La OAMI solicita al Tribunal General que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la demandante.

Sobre el fondo del asunto

14 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Presenta además en su escrito de demanda una argumentación relativa a una petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior y a una petición de prueba de la propiedad de dicha marca.

Sobre la petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior

15 La demandante señala que se desprende de varias resoluciones de la OAMI que Amberes se ha opuesto al registro de diversas marcas para productos de clases distintas de la clase 25 sin haber podido justificar un uso efectivo de las marcas que invocaba a estos efectos. Por consiguiente, a su juicio, procede instar a Amberes a que demuestre el uso efectivo de la marca anterior para productos de la clase 28 en los cinco años anteriores a la publicación de su solicitud de registro.

16 A este respecto es preciso subrayar que la Sala de Recurso declaró la inadmisibilidad de esta petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior, basándose en que no había sido formulada ante la División de Oposición, sino únicamente, por primera vez, en la fase de recurso ante dicha Sala.

17 En su escrito de demanda, la demandante no critica la motivación de esa declaración de inadmisibilidad. Por lo tanto, procede interpretar su argumentación en el sentido de que presenta de nuevo, ahora directamente ante este Tribunal, una petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior.

18 Sobre esta cuestión procede recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 42 del Reglamento nº 207/2009), únicamente en el supuesto de que el solicitante de una marca así lo pida estará obligado el titular de una marca anterior que haya formulado oposición a presentar la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que está protegida para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la oposición, o de que existen causas justificativas para la falta de uso.

19 Además, según la jurisprudencia, esta petición de prueba produce el efecto de hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo de su marca (o de la existencia de causas justificativas para la falta de uso), so pena de ver desestimada su oposición. Tal petición de prueba debe formularse expresamente y dentro de plazo ante la División de Oposición, pues el uso efectivo de la marca anterior constituye una cuestión que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha. En consecuencia, la petición de prueba del uso efectivo de la marca anterior añade al procedimiento...