Case nº T-292/08 of Tribunal General de la Unión Europea, September 13, 2010

• Resolution Date: September 13, 2010
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-292/08

En el asunto T‑292/08,

Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A., con domicilio social en Arteixo (A Coruña), representada por los Sres. E. Armijo Chávarri y A. Castán Pérez‑Gómez, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. Ó. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, con domicilio en Logroño,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 24 de abril de 2008 (asunto R 484/2007‑2), relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio e Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. A.W.H. Meij, Presidente, y los Sres. V. Vadapalas (Ponente) y L. Truchot, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de julio de 2008;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de noviembre de 2008;

celebrada la vista el 12 de febrero de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 5 de agosto de 2002, la demandante, Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitaba es el signo denominativo OFTEN.

3 Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos, en particular, en la clase 14 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente: «metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbata; alfileteros de metales preciosos; estuches para agujas de metales preciosos; argollas de servilletas de metales preciosos (servilleteros); objetos de arte de metales preciosos; llaveros de fantasía; medallas; monedas; orfebrería (con excepción de cuchillos, tenedores y cucharas), insignias de metales preciosos; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; ceniceros para fumadores de metales preciosos; gemelos».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 31/2004, de 2 de agosto de 2004.

5 El 26 de octubre de 2004, el Sr. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio planteó oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos contemplados en el apartado 3 supra.

6 La oposición se basaba en las tres marcas españolas siguientes:

– marca denominativa OLTEN, registrada el 5 de septiembre de 1988 (nº 1.182.270) para productos de la clase 14;

– marca figurativa registrada el 5 de marzo de 1990 (nº 1.293.560) para productos de la clase 14 y reproducida a continuación:

– marca figurativa registrada el 20 de noviembre de 2002 (nº 2.460.666) para productos de la clase 14 y reproducida a continuación:

7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

8 Mediante escrito de 2 de septiembre de 2005, la demandante solicitó que el Sr. Marín Díaz de Cerio presentara la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores, conforme al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009].

9 El 2 de febrero de 2007, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición, por lo que respecta a los siguientes productos de la clase 14: «artículos de estas materias (metales preciosos y sus aleaciones) o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbata; llaveros de fantasía; medallas; insignias de metales preciosos; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos». Consideró, en particular, que se había demostrado el uso efectivo de la marca anterior OLTEN en relación con los «relojes» de la clase 14 y que existía riesgo de confusión, en cuanto a los productos de que se trata, entre la marca solicitada y la mencionada marca anterior.

10 El 28 de marzo de 2007, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición. En dicho recurso impugnó la apreciación de la División de Oposición acerca de la semejanza entre las marcas en litigio y de la existencia de riesgo de confusión.

11 Mediante resolución de 24 de abril de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En particular, apreció la posible existencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior OLTEN por parte del público español pertinente, habida cuenta de la semejanza de los productos de que se trata y de la gran similitud visual y fonética existente entre ambas marcas.

Procedimiento y pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal que anule la resolución impugnada con respecto a la totalidad o a una parte de los productos para los que se ha denegado el registro.

13 La OAMI solicita al Tribunal que:

– Desestime la demanda.

– Condene en costas a la demandante.

14 Por impedimento del Juez Tchipev para participar en la deliberación tras la fase oral, el Juez Truchot fue designado, con arreglo al artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, para completar la Sala.

15 Mediante auto de 5 de julio de 2010, el Tribunal (Sala Sexta), en su nueva composición, ordenó la reapertura de la fase oral y se informó a las partes de que serían oídas en una nueva vista el 6 de septiembre de 2010.

16 Por escritos de 9 y 15 de julio de 2010, la demandante y la OAMI informaron, respectivamente, al Tribunal de que renunciaban a ser oídas de nuevo. La otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI no respondió a la citación del Tribunal.

17 En consecuencia, el Presidente de la Sala Sexta declaró terminada la fase oral.

Fundamentos de Derecho

18 En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos que basa, en primer lugar, en la vulneración de los artículos 61 y 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009); en segundo lugar, en la vulneración del artículo 43, apartado 2, de dicho Reglamento y, en tercer lugar, en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de los artículos 61 y 62 del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

19 La demandante sostiene que la Sala de Recurso vulneró los artículos 61 y 62 del Reglamento nº 40/94 al abstenerse de examinar las cuestiones relativas, por un lado, a la prueba del uso efectivo de la marca anterior OLTEN y, por otro lado, a la similitud de los productos de que se trata. Las dos cuestiones mencionadas fueron objeto de debate ante la División de Oposición, donde la demandante sostuvo, por una parte, que no se había acreditado el uso de la marca anterior OLTEN y, por otra parte, que los productos de que se trata, a excepción de los productos de relojería, eran diferentes.

20 Según afirma la demandante, la Sala de Recurso estaba obligada a examinar estas cuestiones, aun cuando no se hubieran invocado ante dicha Sala, en virtud del principio de continuidad funcional entre las diferentes instancias de la OAMI. Los motivos señalados en el apartado 26 de la resolución impugnada son insuficientes a este respecto.

21 La OAMI se opone a las alegaciones de la demandante.

Apreciación del Tribunal

22 Con arreglo al artículo 61, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), si el recurso fuere admisible, la Sala de Recurso examinará si se puede estimar.

23 A tenor del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 64, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso fallará sobre el recurso y podrá bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la...