Case nº C-299/99 of Tribunal de Justicia, June 18, 2002

Resolution DateJune 18, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Justicia
Decision NumberC-299/99

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 18 de junio de 2002 (1) «Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b) - Signos que pueden constituir una marca - Signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto»

En el asunto C-299/99,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Koninklijke Philips Electronics NV

y

Remington Consumer Products Ltd,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken (Ponente) y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues y C.W.A. Timmermans, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Koninklijke Philips Electronics NV, por los Sres. H. Carr y D. Anderson, QC, así como por el Sr. W.A. Hoyng, profesor, designados, inicialmente, por Eversheds Solicitors y, posteriormente, por Allen & Overy, Solicitors;

- en nombre de Remington Consumer Products Ltd, por Lochners Technology Solicitors, Solicitors;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Magrill, en calidad de agente, asistida por la Sra. S. Moore, Barrister;

- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger y A. Maitrepierre, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Koninklijke Philips Electronics NV, representada por los Sres. H. Carr y W.A. Hoyng; de Remington Consumer Products Ltd, representada por los Sres. S. Thorley y R. Wyand, QC; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. R. Magrill, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister, y de la Comisión, representada por la Sra. K. Banks, expuestas en la vista de 29 de noviembre de 2000;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de enero de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

1.
Mediante resolución de 5 de mayo de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de agosto siguiente, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) planteó, con arreglo al artículo 234 CE, siete cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Koninklijke Philips Electronics NV (en lo sucesivo, «Philips») y la sociedad Remington Consumer Products Ltd (en lo sucesivo, «Remington»), a raíz de una acción por violación de una marca registrada por Philips, en virtud del uso, con arreglo a la Trade Marks Act 1938 (Ley de marcas de 1938).

El marco jurídico

La normativa comunitaria

3.
La Directiva tiene por objeto, según su primer considerando, aproximar las legislaciones sobre marcas de los Estados miembros, con el fin de suprimir las disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

4.
No obstante, como resulta de su tercer considerando, la Directiva no tiene por objeto proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

5.
El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», dispone:

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

6.
El artículo 3 de la Directiva, que enumera las causas de denegación o de nulidad del registro, dispone:

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) los signos constituidos exclusivamente por:

- la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

- la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

- la forma que da un valor sustancial al producto;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

[...]

7.
El artículo 5, apartado 1, relativo a los derechos conferidos por la marca, enuncia:

La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

8.
El tenor del artículo 6 de la Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca», es el siguiente:

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

[...]

La normativa nacional

9.
El registro de las marcas en el Reino Unido estaba regulado por la Trade Marks Act 1938. Esta Ley fue derogada y sustituida por la Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994), que adapta el Derecho nacional a la Directiva y que contiene algunas disposiciones nuevas relativas a las marcas registradas.

10.
En virtud del anexo 3 de la Trade Marks Act 1994, puede considerarse que las marcas registradas con arreglo a la Trade Marks Act 1938 producen los mismos efectos que si hubiesen sido registradas con arreglo a la nueva Ley.

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

11.
En 1966, Philips creó un nuevo tipo de máquina de afeitar eléctrica dotada de tres cabezas rotatorias. En 1985, solicitó la inscripción de una marca consistente en la representación gráfica de la forma y de la configuración del plano superior de dicha máquina de afeitar, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias, que forman un triángulo equilátero. La mencionada marca accedió al registro, en virtud del uso, con arreglo a la Trade Marks Act 1938.

12.
En 1995, Remington, sociedad competidora, comenzó a fabricar y a comercializar en el Reino Unido la máquina de afeitar modelo DT 55, que posee tres cabezas rotatorias que forman un triángulo equilátero, configuración similar a la utilizada por Philips.

13.
Esta última entabló contra Remington una acción por violación de su derecho de marca. Remington reconvino, solicitando la anulación de la marca registrada por Philips.

14.
La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Reino Unido), estimó la demanda reconvencional y declaró la nulidad del registro de la marca por Philips, al considerar que el signo utilizado por ésta no era apto para distinguir el producto en cuestión de los de otras empresas y carecía de carácter distintivo. Según el mismo órgano jurisdiccional, la marca controvertida consistía exclusivamente en un signo que en el comercio sirve para designar el destino de los bienes y en una forma necesaria para obtener un resultado técnico, que otorgaba un valor sustancial al producto. Añadió que, aun cuando la marca...

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