SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 12 de octubre de 1999
Derecho de marca - Medicamentos - Importación paralela
- Sustitución de marca
En el asunto C-379/97,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), por el Sø- og Handelsret (Dinamarca), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Pharmacia & Upjohn SA, anteriormente Upjohn SA,
y
Paranova A/S,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) y del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (Ponente), G. Hirsch, P. Jann y M. Wathelet, Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre de Pharmacia & Upjohn SA, por las Sras. K. Dyekjær-Hansen y M. Eckhardt-Hansen, Abogadas de Copenhague;
- en nombre de Paranova A/S, por el Sr. E.B. Pfeiffer, Abogado de Copenhague;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. J.G. Lammers, waarnemend juridisch adviseur del ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. D. Cooper, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. D. Alexander, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H.C. Støvlbæk, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de Pharmacia & Upjohn SA, representada por la Sra. K. Dyekjaer-Hansen; de Paranova A/S, representada por el Sr. E.B. Pfeiffer; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. J.S. van den Oosterkamp, juridisch adviseur adjunct del ministerie voor Buitenlandse zaken, en calidad de Agente; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. D. Alexander, y de la Comisión, representada por el Sr. H.C. Støvlbæk, expuestas en la vista de 16 de septiembre de 1998;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 de noviembre de 1998;
dicta la siguiente
Sentencia
1.
Mediante resolución de 31 de octubre de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre siguiente, el Sø- og Handelsret planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), tres cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) y del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
2.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Pharmacia & Upjohn SA, anteriormente Upjohn SA (en lo sucesivo, «Upjohn»), sociedad danesa perteneciente al grupo de sociedades internacional Upjohn (en lo sucesivo, «grupo Upjohn»), y Paranova A/S (en lo sucesivo, «Paranova»), sobre la comercialización de medicamentos producidos por el grupo Upjohn e importados en Dinamarca de forma paralela por Paranova.
Marco jurídico
3.
En virtud del artículo 30 del Tratado, quedan prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente. No obstante, según el artículo 36 del Tratado, las prohibiciones y restricciones a la importación entre los Estados miembros justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial están permitidas siempre y cuando no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
4.
El artículo 7 de la Directiva, que lleva por título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», dispone:
1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos,en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.
El litigio principal
5.
Cuando ocurrieron los hechos que sirven de base al litigio en el procedimiento principal, el grupo Upjohn comercializaba en la Comunidad un antibiótico, la clindamicina, en diversas formas. Para ello, utilizaba la marca Dalacin, en Dinamarca, Alemania y España; la marca Dalacine, en Francia, y la marca Dalacin C, en los demás Estados miembros.
6.
La existencia de marcas diferentes se explica, en particular, por la existencia de un acuerdo celebrado en 1968 entre el grupo Upjohn y la sociedad American Home Products Corporation, según el cual el grupo Upjohn se había obligado a limitar la utilización de la marca Dalacin a la forma «Dalacin» seguida de la letra «C» o de otras indicaciones como contrapartida a la no oposición de American Home Products Corporation a que el grupo Upjohn utilizara la marca Dalacin en Uruguay. A raíz de las dificultades encontradas por el grupo Upjohn para conseguir el registro de la marca Dalacin C en diversos países, American Home Products Corporation le dio autorización para utilizar en ellos la marca Dalacin.
7.
Paranova compró en Francia cápsulas de clindamicina, envasadas en cajas de 100 unidades y comercializadas por el grupo Upjohn con la marca Dalacine, para comercializarlas posteriormente en Dinamarca con la marca Dalacin. Paranova asimismo compró en Grecia ampollas inyectables de clindamicina comercializadas por el grupo Upjohn con la marca Dalacin C. Después de haber sido reenvasado, por Paranova, este producto fue comercializado en Dinamarca con la marca Dalacin.
8.
Upjohn presentó ante el Ballerup Fogedret una demanda de medidas cautelares con el fin de que se prohibiera a Paranova comercializar y vender estos medicamentos con la marca Dalacin. El Fogedret desestimó esta demanda. Su resolución fue revocada en grado de apelación por el Østre Landsret, que estimó la demanda de medidas provisionales.
9.
En el procedimiento de ratificación de esta prohibición sustanciado ante el Sø- og Handelsret, Upjohn alegó, en particular, sobre el fondo, que la sustitución de una marca por otra efectuada por Paranova en los productos del grupo Upjohn constituye una violación de los derechos que le confiere su marca en virtud de la varemarkelov (Ley de Marcas danesa) y que el Derecho comunitario no se opone a tal prohibición, dado que existen motivos objetivos que justifican la utilización de marcas diferentes, según los Estados miembros, para la comercialización de los correspondientes productos.
10.
Paranova sostuvo, con carácter principal, que las diferentes marcas utilizadas en Grecia, Francia y Dinamarca son, en realidad, la misma marca, de modo que elderecho de marca del grupo Upjohn está agotado. Alega, con carácter subsidiario, que el sistema de comercialización del grupo Upjohn constituye una compartimentación artificial de los mercados contraria al Derecho comunitario.
11.
En estas circunstancias, el Sø- og Handelsret decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
1) ¿Se oponen el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los...
