Case nº T-116/06 of Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas, September 24, 2008

• Resolution Date: September 24, 2008
• Issuing Organization: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
• Decision Number: T-116/06

En el asunto T-116/06,

Oakley, Inc., con domicilio social en One Icon, Foothill Ranch (Estados Unidos), representada por las Sras. M. Huth-Dierig y M. Nentwig, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Venticinque Ltd, con domicilio social en Hailsham, East Sussex (Reino Unido), representada por el Sr. D. Caneva, abogado,

que tiene como objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 17 de enero de 2006 (asuntos R 682/2004-1 y R 685/2004-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Venticinque Ltd y Oakley, Inc.,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Octava),

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro (Ponente), Presidente, y los Sres. S. Papasavvas y N. Wahl, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de abril de 2006;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de junio de 2006;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de julio de 2006;

celebrada la vista el 10 de enero de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 7 de febrero de 2001, la demandante, Oakley, Inc., presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo O STORE.

3 Los servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 35 según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Servicios de venta al por menor y al por mayor, incluidos servicios de venta al por menor en línea; venta al por menor y al por mayor de gafas, gafas de sol, artículos y accesorios de óptica, ropa, sombrerería, calzado, relojes, cronómetros, joyería, calcomanías, carteles, bolsas de deporte, mochilas y carteras».

4 Esta solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 77/01, de 3 de septiembre de 2001.

5 El 11 de febrero de 2002, la demandante obtuvo el registro de la marca comunitaria O STORE con el número 2.074.599.

6 El 14 de octubre de 2002, la interviniente, Venticinque Ltd, presentó una solicitud de nulidad respecto de todos los servicios protegidos por el registro de la marca comunitaria, conforme al artículo 52, apartado 1, letra a), y al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Esta solicitud se basaba en la existencia de un riesgo de confusión entre la marca comunitaria y la marca denominativa anterior THE O STORE, que había sido registrada el 28 de diciembre de 2000 en Francia con el número 3.073.591 para los siguientes productos, comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza:

- Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, a saber, maletas, estuches para cosméticos vendidos vacíos, bolsos de fiesta, bolsos de mano, bolsas para la compra, mochilas, bolsas de deporte multiusos, bolsas con cordón, bolsas con cierre de cremallera, bolsas de fieltro, maletines porta documentos, cartapacios, carteras y monederos; pieles de animales; cueros; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, arneses y guarnicionería»;

- Clase 25: «Ropa, a saber trajes, camisas de vestir, pantalones, chaquetas, chaquetas de sport, jerséis, faldas, blusas, chaquetas de lana, rebecas, gabanes, abrigos, capas, camisetas de deporte, cazadoras, impermeables, trajes de etiqueta, chaqués, bufandas, chales, pañuelos, corbatas, guantes, chaquetas de piel, abrigos de piel, bufandas de piel, bermudas, tee-shirts, polos, vestidos camiseros, pareos, pijamas, camisones, batas, albornoces, medias, calcetines, enaguas, trajes de baño, bragas, sujetadores y camisetas; sombrerería y calzado».

7 Mediante resolución de 18 de junio de 2004, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad en relación, por una parte, con los servicios de «venta al por menor y al por mayor de ropa, sombrerería, calzados, bolsas de deporte, mochilas y carteras», porque, aunque estos servicios tengan una naturaleza, un destino y un uso distintos de los productos designados por la marca nacional anterior, puede ser que compartan los mismo canales de distribución, y, por otra parte, con los «servicios de venta al por menor y al por mayor, incluidos [los] servicios de venta al por menor en línea», porque, puesto que la descripción de estos servicios es general, incluye la venta de todo tipo de productos, entre ellos los designados por la marca anterior. Por el contrario, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en relación con los servicios de «venta al por menor y al por mayor de gafas, gafas de sol, artículos y accesorios de óptica, relojes, cronómetros, joyería, calcomanías, carteles», por estimar que los servicios prestados en el marco del comercio minorista de estos productos no comparten los mismos canales de distribución que los de los productos de cuero y la ropa designados por la marca anterior.

8 Los días 5 y 6 de agosto de 2004, respectivamente, la demandante y la interviniente interpusieron recurso contra la resolución de la División de Anulación.

9 Mediante resolución de 17 de enero de 2006 (en lo sucesivo; «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Anulación y, por consiguiente, desestimó ambos recursos.

10 La Sala de Recurso declaró, en esencia, que:

- les servicios de «venta al por menor y al por mayor de ropa, sombrerería, calzados, bolsas de deporte, mochilas y carteras» designados por la marca comunitaria se caracterizaban por una naturaleza y un destino muy parecidos y un uso y unos canales de distribución idénticos a los de los productos comprendidos en las clases 18 y 25 designados por la marca anterior. Además, estos productos y estos servicios eran complementarios. En consecuencia, existía una similitud evidente respecto de los productos vendidos al por menor que son idénticos o parecidos a los vendidos con la marca anterior. Por último, los signos también eran muy parecidos, ya que la única diferencia era la omisión, en uno de los dos signos, del artículo no distintivo «the», de forma que existía un riesgo de confusión;

- no existía riesgo de confusión respecto de los servicios de «venta al por menor y al por mayor de gafas, gafas de sol, artículos y accesorios de óptica, cronómetros, joyería, calcomanías, carteles», porque, a pesar de la similitud de las marcas en cuestión, estos servicios eran diferentes de los productos comprendidos en las clases 18 y 25 designados por la marca anterior;

- en cuanto a los «servicios de venta al por menor y al por mayor, incluidos [los] servicios de venta al por menor en línea», el titular de la marca comunitaria no había limitado estos servicios a productos específicos, de forma que esta descripción en términos generales debía de incluir los productos designados por la marca anterior. En consecuencia, puesto que estos servicios y los productos designados por la marca anterior eran similares, existía riesgo de confusión.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.

- Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

13 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Modifique la resolución impugnada en la medida en que descarta la existencia de un riesgo de confusión entre los productos designados por la marca THE O STORE y los servicios de «venta al por menor y al por mayor de gafas, gafas de sol, artículos y accesorios de óptica, relojes, cronómetros, joyería, calcomanías, carteles» para los que fue registrada la marca O STORE.

- Modifique la resolución impugnada en la medida en que no declara la nulidad total de la marca comunitaria O STORE, registrada el 11 de febrero de 2002, habida cuenta de la existencia de la marca francesa THE O STORE, registrada el 28 de diciembre de 2000.

14 En la vista, la OAMI declaró que desistía de la excepción de inadmisibilidad que había propuesto en su escrito de contestación contra la pretensión de la demandante dirigida a obtener también la anulación de la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso había confirmado la resolución de la División de Anulación que desestimaba la solicitud de nulidad de la marca comunitaria O STORE para servicios de «venta al por menor y al por mayor de gafas, gafas de sol, artículos y accesorios de óptica, relojes, cronómetros, joyería, calcomanías y carteles», lo cual se reflejó en el acta de la vista.

Fundamentos de Derecho

15 La demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La interviniente formuló una solicitud con arreglo al artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

16 En primer término, la demandante afirma que no existe similitud...