Urteile nº T-140/08 of TGericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, October 14, 2009

• Resolution Date: October 14, 2009
• Issuing Organization: TGericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
• Decision Number: T-140/08

In der Rechtssache T-140/08

Ferrero SpA mit Sitz in Alba (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte C. Gielen und F. Jacobacci,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch D. Botis als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer:

Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck mit Sitz in Innsbruck (Österreich),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 30. Januar 2008 (Sache R 682/2007-2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Ferrero SpA und der Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer),

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová, der Richterin K. Jürimäe (Berichterstatterin) und des Richters S. Soldevila Fragoso,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 14. April 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 22. Juli 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 11. März 2009

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 8. April 1998 meldete die Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Dabei handelte es sich um folgendes Bildzeichen:

3 Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 29 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

-Joghurt, Fruchtjoghurt, Joghurtgetränke, Früchte enthaltende Joghurtgetränke; vorwiegend auf Joghurt bzw. auf Joghurtprodukten basierende halbfertige und fertige Speisen; Joghurt-Cremen-.

4 Am 14. Januar 1999 erhob die Klägerin, die Ferrero SpA, gegen die Anmeldung hinsichtlich aller von dieser erfassten Waren einen Widerspruch, den sie auf ihre seit dem 28. Januar 1965 in Italien eingetragene ältere Wortmarke KINDER (erst Nr. 168843, nach Verlängerung Nr. 684985) für die Waren -Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Brot, Kekse, Kuchen, Teig für Kuchen und Süßwaren, Eiscreme, Honig, Melassesirup, Hefe und Hefepulver; Salz, Senf; Pfeffer, Essig, Soßen; Gewürze; Speiseeis; Kakao, Kakaoprodukte, nämlich Kakaotrunkpaste, Schokoladenpaste; Teigmäntel, insbesondere Schokoladenmäntel, Schokolade, Pralinen, Schokoladenschmuck für Weihnachtsbäume, mit Alkohol gefüllte Schokoladenprodukte, Konditor- und Konfiseriewaren, einschließlich harter und weicher Teigmäntel für Kuchen- in Klasse 30 stützte.

5 Mit Entscheidung vom 29. September 2000 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) zurück.

6 Diese Entscheidung wurde anschließend von der Vierten Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 3. November 2003 in der Sache R 1147/2000-4 bestätigt.

7 Nach der Zurückweisung des Widerspruchs wurde die Marke im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 42/2004 vom 11. Oktober 2004 veröffentlicht.

8 Am 19. August 2005 reichte die Klägerin gegen die Eintragung dieser Gemeinschaftsmarke hinsichtlich aller von dieser erfassten Waren einen Antrag auf Nichtigerklärung nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009) ein.

9 Die Klägerin bezog sich für diesen Antrag auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 in Verbindung mit Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 und stützte ihn auf ihre oben in Randnr. 4 genannte italienische Eintragung sowie 35 weitere ältere italienische, französische, spanische und internationale Rechte, die in Randnr. 5 ihrer Klageschrift aufgeführt sind und die alle den Bestandteil -kinder- mit einem Zusatzelement und/oder Bildelemente enthalten.

10 Mit Entscheidung vom 14. März 2007 erklärte die Nichtigkeitsabteilung die Gemeinschaftsmarke TiMi KiNDERJOGHURT nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 für nichtig.

11 Am 4. Mai 2007 legte die Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung nach Art. 59 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 60 der Verordnung Nr. 207/2009) beim HABM eine Beschwerde ein.

12 Der Beschwerde wurde von der Zweiten Beschwerdekammer mit Entscheidung vom 30. Januar 2008 stattgegeben (im Folgenden: angefochtene Entscheidung). Die Beschwerdekammer hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf und wies den Antrag auf Nichtigerklärung zurück.

13 Zur Begründung führte die Beschwerdekammer zunächst aus, dass die Nichtigkeitsabteilung, obgleich Entscheidungen über Widersprüche keine Rechtskraft zukomme, an die Feststellungen und die Schlussfolgerungen in der Sache, die in früheren Entscheidungen des HABM enthalten seien, gebunden bleibe, denn dies folge aus der Regel nemo potest venire contra factum proprium, wonach die Verwaltung durch ihre eigenen Handlungen gebunden werde, insbesondere wenn diese den Verfahrensbeteiligten den ordnungsgemäßen Erwerb von Rechten an einer Gemeinschaftsmarke erlaubt hätten. Sodann bestätigte die Beschwerdekammer die in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung und in der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 3. November 2003 getroffenen Feststellungen, mit denen die Marken angesichts ihrer erheblichen visuellen und klanglichen Unterschiede als insgesamt verschieden beurteilt worden waren. Die Beschwerdekammer wies daher den Antrag auf Nichtigerklärung zurück, da eine Anwendungsvoraussetzung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94, nämlich die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen, nicht erfüllt sei.

Anträge der Parteien

14 Die Klägerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

- dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

15 Das HABM beantragt,

- die Klage insgesamt abzuweisen;

- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen;

- hilfsweise, falls nach Auffassung des Gerichts die Zeichen nicht unähnlich sein sollten, über die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu entscheiden, wenn das Gericht dafür über hinreichende Informationen verfügt, oder die Sache zur weiteren Entscheidung an das HABM zurückzuverweisen;

- letzterenfalls dem HABM nur seine eigenen Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

16 Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe, nämlich erstens eine fehlerhafte Anwendung des Grundsatzes der Rechtskraft und zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94.

Zum ersten Klagegrund: Fehlerhafte Anwendung des Grundsatzes der Rechtskraft

Vorbringen der Parteien

17 Im Rahmen des ersten Klagegrundes trägt die Klägerin vor, dass sich die Beschwerdekammer selbst widersprochen habe, soweit sie einerseits ausgeführt habe, dass Entscheidungen über Widersprüche keine negative Rechtskraftwirkung hätten, weil sie der Zulässigkeit eines späteren Antrags auf Nichtigerklärung nicht entgegenstünden, und andererseits behauptet habe, dass solche Entscheidungen, wenn über einen späteren Antrag auf Nichtigerklärung im Verhältnis zwischen denselben Beteiligten, mit gleichem Gegenstand und mit gleicher Begründung zu entscheiden sei, nicht völlig unbeachtet bleiben dürften. Die Klägerin betont, dass Entscheidungen über Widersprüche im Rahmen eines späteren Nichtigkeitsverfahrens keinerlei Bindungswirkung hätten. Sie führt dafür die folgenden vier Gründe an.

18 Erstens seien die vor der Nichtigkeitsabteilung vorgebrachten neuen Tatsachen und ergänzenden Beweismittel, insbesondere die Nachweise für die Bekanntheit der Marke KINDER und der Markenfamilie KINDER, ausreichend, um den Streitgegenstand weitgehend zu ändern, so dass die Schlussfolgerungen, die in der Entscheidung über den Widerspruch gezogen worden seien, nicht mehr zutreffend seien.

19 Zweitens sei die von der Beschwerdekammer in der...