Sentenze nº T-107/16 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, Seconda Sezione, May 16, 2017

Resolution DateMay 16, 2017
Issuing OrganizationSeconda Sezione
Decision NumberT-107/16

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Potere di riforma

Nella causa T-107/16,

Airhole Facemasks, Inc., con sede in Vancouver (Canada), rappresentata da S. Barker, solicitor, e A. Michaels, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

sindustrysurf, SL, con sede in Trapagaran (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 (procedimento R 2547/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Airhole Facemasks e la sindustrysurf,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin e J. Costeira (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2016,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2016,

in seguito all’udienza del 25 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° luglio 2010, la sindustrysurf, SL ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo in bianco e nero:

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3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 25 e 28 di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:

- classe 25: «Indumenti termici»;

- classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per lo sport e la ginnastica non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale».

4 Il marchio controverso è stato registrato come marchio dell’Unione europea il 28 ottobre 2010, con il numero 9215427, per tutti i prodotti precedentemente indicati.

5 Il 26 luglio 2013, la ricorrente, Airhole Facemasks, Inc., ha depositato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio con riguardo a tutti i prodotti per i quali lo stesso era stato registrato. I motivi di nullità dedotti a sostegno di tale domanda erano quelli di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, e con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

6 In primo luogo, la ricorrente ha affermato, in sostanza, che il marchio controverso era stato registrato dalla sindustrysurf sotto il proprio nome, senza il suo consenso, dato che quest’ultimo era limitato unicamente al deposito sotto il nome della ricorrente. Inoltre, la sindustrysurf, nella propria qualità di agente o di rappresentante della ricorrente, era tenuta ad un obbligo generale di lealtà nei suoi confronti e dei suoi interessi commerciali e non poteva, quindi, giustificare in alcun modo la registrazione sotto il proprio nome del marchio controverso. In secondo luogo, la ricorrente afferma che la sindustrysurf era in malafede al momento del deposito del marchio controverso sotto il proprio nome.

7 Con decisione del 30 luglio 2014, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità integrale del marchio controverso ed ha condannato la sindustrysurf alle spese. In particolare, la divisione di annullamento ha concluso che la sindustrysurf era in malafede al momento del deposito della domanda concernente il marchio controverso.

8 Il 29 settembre 2014, la sindustrysurf ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

9 Con decisione del 18 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione di annullamento. In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che, poiché non ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, la domanda di nullità fondata sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non poteva essere accolta. Infatti, da un lato, essa riteneva che non vi fosse alcuna prova dell’esistenza tra le parti di un rapporto «agente/mandante», dato che la ricorrente non ha spiegato in che modo l’accordo di distribuzione concluso nel 2009, prima della sua costituzione, dalla Endeavor Snowboards Inc. e dalla sindustrysurf (in prosieguo: l’«accordo di distribuzione») potesse dimostrare l’esistenza di tale tipologia di rapporto. Peraltro, detto accordo non conteneva alcun riferimento al marchio controverso.Dall’altro lato, nulla provava che la ricorrente non aveva acconsentito al deposito del marchio controverso. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che non poteva essere accolta neppure la domanda di nullità fondata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché nel comportamento della sindustrysurf al momento del deposito del marchio controverso non era ravvisabile alcun elemento tale da suggerire che essa aveva agito in malafede. Infatti, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio controverso fosse stato depositato con il consenso della ricorrente. In secondo luogo, il fatto che la sindustrysurf sapesse, al momento del deposito del marchio controverso, che quest’ultimo era già utilizzato dalla ricorrente e da altri distributori, non era di per sé sufficiente a provare l’esistenza della sua malafede. In terzo luogo, nulla provava che la sindustrysurf aveva depositato il marchio controverso a suo nome con l’intenzione di utilizzarlo contro la ricorrente.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, riformare la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio controverso;

- in subordine, annullare la decisione impugnata;

- condannare la sindustrysurf alle spese del presente ricorso, nonché del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione di annullamento.

11 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese;

- in subordine, annullare la decisione impugnata e condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese.

In diritto

12 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo verte sull’errata interpretazione da parte della commissione di ricorso in merito al mancato riferimento al «segno Airhole» nell’accordo di distribuzione. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il terzo motivo verte sull’errore da parte della commissione di ricorso riguardo alla natura del rapporto esistente tra le parti. Il quarto motivo verte sull’errore da parte della commissione di ricorso riguardo alla portata del consenso della ricorrente al momento deposito del marchio controverso. Il quinto motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

13 Il Tribunale ritiene opportuno riunire i cinque motivi dedotti dalla ricorrente in due motivi, dato che i primi quattro motivi invocati attengono tutti alla violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento. Pertanto, il primo motivo verterà sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il secondo motivo verterà sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

14 Peraltro, ciascuno dei motivi di nullità ravvisati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata ed invocati dalla ricorrente nel suo ricorso è sufficiente ai fini della nullità del marchio controverso. In tale contesto, si procederà innanzitutto all’esame del secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, se del caso, all’esame del primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

15 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato, al punto 25 della decisione impugnata, che il semplice fatto che la sindustrysurf sapesse che il marchio controverso era già utilizzato dalla ricorrente e da altri distributori nell’Unione europea non era sufficiente a dimostrare la sua malafede. Inoltre, secondo la commissione di...

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