Sentenze nº T-637/15 of Tribunal General de la Unión Europea, May 31, 2017

• Resolution Date: May 31, 2017
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-637/15

Nella causa T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, con sede in Coral Gables, Florida, (Stati Uniti), rappresentata da F. Terrano, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Miguel Torres, SA, con sede in Vilafranca del Penedès (Spagna), rappresentata da J. Güell Serra, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2015 (procedimento R 356/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Miguel Torres e Alma-The Soul of Italian Wine,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin (relatore) e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2015,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2016,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2016,

in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 Il 4 marzo 2011 la ricorrente, la Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33, ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Vini».

4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 64/2011, del 1° aprile 2011.

5 Il 30 giugno 2011 l’interveniente, la Miguel Torres, SA, ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui supra al punto 3.

6 L’opposizione, basata sugli impedimenti di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009, era fondata sui marchi anteriori seguenti:

- il marchio dell’Unione europea denominativo VIÑA SOL, depositato il 12 febbraio 1997, registrato il 29 ottobre 1998 con il numero 462523 e rinnovato il 5 marzo 2007 per le «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella classe 33;

- il marchio spagnolo verbale VIÑA SOL, depositato il 9 maggio 1944, registrato il 13 gennaio 1947 con il numero 152231 e rinnovato l’11 settembre 2007, per «tutte le classi di vini, ad eccezione del vino bianco da tavola, extra secco, che abbia caratteristiche analoghe a quelle dei vini del Reno», prodotti rientranti nella classe 33;

- il marchio spagnolo denominativo VIÑA SOL, depositato il 25 maggio 1973, registrato il 21 marzo 1977 con il numero 715524 e rinnovato il 25 marzo 2003 per il «brandy», rientrante nella classe 33.

7 L’opposizione basata sul solo impedimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, era fondata sui marchi anteriori seguenti:

- il marchio spagnolo figurativo depositato il 26 ottobre 2007 e registrato il 6 maggio 2008 con il numero 2796505, per le «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella classe 33, di seguito riprodotto:

- il marchio dell’Unione europea denominativo SOL, depositato il 17 ottobre 2007 e registrato il 2 maggio 2010 con il numero 6373971 per le «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella classe 33.

8 Con decisione del 30 ottobre 2012 la divisione di opposizione, in considerazione del marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SOL, ha accolto l’opposizione a causa dell’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

9 Il 21 dicembre 2012 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

10 Con decisione del 10 settembre 2013 (in prosieguo: la «decisione del 10 settembre 2013»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione della divisione di opposizione e respinto la domanda di registrazione nel suo complesso. Essa ha tuttavia indicato che, per ragioni di economia procedurale, poiché la divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, essa avrebbe esaminato il motivo di opposizione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, prendendo in considerazione il marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VIÑA SOL (in prosieguo: il «marchio anteriore»). Essa ha ritenuto che il pubblico di riferimento era composto dal consumatore medio dell’Unione europea, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Essa ha considerato, da un lato, che per i consumatori di lingua spagnola, francese e portoghese, i marchi in conflitto presentavano un grado di somiglianza medio, dato che l’elemento dominante del marchio anteriore «sol» e l’elemento dominante del marchio richiesto «sole» erano molto simili, e, dall’altro, che per il consumatore italiano i marchi in conflitto presentavano solo un debole grado di somiglianza.

11 Secondo la commissione di ricorso, il marchio anteriore godeva di notorietà nell’Unione per i vini. Tenendo conto della somiglianza dei segni in conflitto, del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore, nonché dell’identità dei prodotti interessati dai marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che esistesse un nesso tra i segni in conflitto per una parte sostanziale dei consumatori rilevanti, ossia i consumatori di lingua spagnola, italiana, francese e portoghese. Essa ha considerato che esisteva un rischio di diluzione, vale a dire il rischio che l’uso del marchio richiesto pregiudichi il carattere distintivo del marchio anteriore senza giusto motivo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Essa ha concluso che il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 rispetto ai consumatori di lingua spagnola, italiana, francese e portoghese era sufficiente per accogliere l’opposizione.

12 In data 21 novembre 2013 la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione del 10 settembre 2013 dinanzi al Tribunale, e quest’ultimo, con la sentenza del 25 settembre 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/UAMI - Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T-605/13, non pubblicata, EU:T:2014:812) ha annullato detta decisione.

13 In sostanza, è stato considerato che la decisione del 10 settembre 2013 non conteneva alcun riferimento che permettesse di determinare se la commissione di ricorso avesse tenuto conto degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, diretti a stabilire il debole carattere distintivo dei termini «sol» e «sole» contenuti nei marchi in conflitto, o di capire perché essa avrebbe eventualmente ritenuto che tali elementi di prova non fossero pertinenti. Il Tribunale ha quindi considerato che detta decisione era inficiata da un difetto di motivazione e che non era possibile determinare se la commissione di ricorso avesse tenuto conto di tali elementi nel valutare tali termini quali integranti gli elementi dominanti di tali marchi e, pertanto, nel concludere che detti marchi erano simili.

14 A seguito della sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha esaminato di nuovo il caso e, con decisione del 3 settembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha confermato la decisione del 10 settembre 2013 e respinto la domanda di registrazione nel suo complesso.

15 La commissione di ricorso ha indicato che, alla luce dei termini della pronuncia di annullamento della decisione del 10 settembre 2013, il suo compito consisteva nel valutare gli elementi di prova forniti dalla ricorrente riguardanti l’eventuale debole carattere distintivo del termine «sun» (in diverse lingue) e delle rappresentazioni del sole rispetto ai prodotti vitivinicoli interessati per quanto riguardava i consumatori dell’Unione, che potrebbe incidere sulla comparazione dei segni in conflitto basata sui loro elementi dominanti e distintivi. Secondo la stessa, tali elementi di prova si ripartivano in tre categorie, ossia, in primo luogo, essi consistevano in alcuni estratti da vari siti internet di diverse imprese che propongono ai consumatori dell’Unione vini designati da marchi contenenti i termini «sol», «sole», «soleil» e «sun» e diverse immagini del sole, in secondo luogo erano costituiti da elenchi di marchi dell’Unione europea registrati per designare prodotti rientranti nella classe 33 e contenenti gli stessi termini o le stesse immagini e, in terzo luogo, comprendevano una decisione precedente della divisione di opposizione, del 26 marzo 2004.

16 La commissione di ricorso ha ritenuto che la notorietà del marchio anteriore per i vini nell’ambito dell’Unione rimanesse acquisita alla data di deposito del marchio contestato, poiché tale considerazione contenuta nella decisione del 10 settembre 2013 non era stata contestata dalla ricorrente. Essa ha peraltro concluso, in esito all’esame degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, che i consumatori rilevanti dei prodotti designati dai segni in conflitto erano identici, che per una parte di detti consumatori tali segni...