Conclusiones nº C-163/16 of Tribunal de Justicia, June 22, 2017

• Resolution Date: June 22, 2017
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-163/16

Procedimiento prejudicial - Marcas - Directiva 2008/95/CE - Causas absolutas de denegación o de nulidad - Causas aplicables a los signos constituidos por la forma del producto - Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii) - Signo constituido exclusivamente por la forma que da un valor sustancial al producto - Ámbito de aplicación - Concepto de “forma” del producto - Marca consistente en el color rojo aplicado en la suela de un zapato de tacón alto

Introducción

1. El presente procedimiento de decisión prejudicial brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de precisar el ámbito de aplicación de las causas absolutas de denegación o de nulidad relativas a los signos denominados «funcionales», previstos en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95/CE. (2) 2. La aplicación de estas causas se limita a los signos constituidos exclusivamente por la «forma del producto». Así, será preciso aclarar este concepto en relación con la marca Benelux perteneciente al diseñador de moda francés Christian Louboutin, que consiste en el color rojo aplicado en la suela de un zapato de tacón alto.

3. La petición se ha presentado en el marco de una acción por violación de marca entablada por el Sr. Louboutin y la sociedad Christian Louboutin SAS (en lo sucesivo, conjuntamente, «Louboutin») contra Van Haren Schoenen BV (en lo sucesivo, «Van Haren»), por considerar que la comercialización por esta última de zapatos con suelas rojas vulnera la marca de Louboutin.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

4. El artículo 3 de la Directiva 2008/95, titulado «Causas de denegación o de nulidad», establece:

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

e) los signos constituidos exclusivamente por:

i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,

ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,

iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

[...]

5. La Directiva 2008/95 será sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436, (3) cuyo plazo límite de transposición está previsto para el 14 de enero de 2019. El artículo 4, apartado 1, letra e), inciso iii), de esta Directiva se refiere a los signos constituidos exclusivamente por «la forma, u otra característica [del producto] que dé un valor sustancial al producto». (4) Convenio Benelux

6. El Derecho de marcas en los Países Bajos está regulado por el Convenio Benelux en materia de propiedad intelectual (marcas, dibujos o modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005 por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos (en lo sucesivo, «Convenio Benelux»).

7. El artículo 2.1 del Convenio Benelux, titulado «Signos que pueden constituir una marca Benelux» dispone, en particular, que «no obstante, no podrán considerarse marcas los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, que da un valor sustancial al producto o que es necesaria para obtener un resultado técnico».

8. De la resolución de remisión se desprende que dicho Convenio aún no ha sido modificado a los efectos de transponer la Directiva 2015/2436.

Litigio principal

9. El Sr. Louboutin es un diseñador que crea fundamentalmente zapatos de tacón alto para mujer. Estos zapatos tienen como particularidad una suela sistemáticamente revestida de color rojo.

10. El 28 de diciembre de 2009, Louboutin presentó una solicitud de marca que dio lugar, el 6 de enero de 2010, al registro, para productos de la clase 25, a saber, «zapatos (con excepción del calzado ortopédico)», de la marca Benelux n.º 0874489 (en lo sucesivo, «marca controvertida»). El 10 de abril de 2013, dicho registro fue objeto de una modificación, consistente en limitar los productos objeto de protección a los «zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico)».

11. Esta marca consiste «en el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es evidenciar la posición de la marca)». Se reproduce a continuación:

12. Van Haren explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos. En 2012, Van Haren vendió zapatos para mujer de tacón alto con la suela revestida de color rojo.

13. Louboutin presentó una demanda ante el Rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos) con objeto de que se declarara que Van Haren había vulnerado su marca, que fue estimada.

14. Van Haren formuló oposición contra esta sentencia dictada en rebeldía sobre la base del artículo 2.1, apartado 2, del Convenio Benelux, alegando la nulidad de la marca controvertida.

15. En la resolución de remisión, el rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya) precisa que la línea de defensa de Van Haren consiste en afirmar que, en realidad, la marca controvertida es una marca bidimensional, en la que el color rojo aplicado a las suelas de los zapatos corresponde a su forma y les da un valor sustancial.

16. El órgano jurisdiccional remitente considera que la marca controvertida no es una simple marca bidimensional, puesto que está indisociablemente vinculada a una suela de zapato. Observa que, si bien consta que la marca controvertida corresponde a un elemento del producto, no está claro si el concepto de «forma», en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95, se limita únicamente a las características tridimensionales de un producto, tales como el contorno, la dimensión y el volumen, excluyendo los colores.

17. A este respecto, según este órgano jurisdiccional, en el caso de que se considere que el concepto de «forma» no comprende los colores de un producto, las causas de denegación previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), serían inaplicables, de modo que una persona podría obtener una protección perpetua para las marcas que incluyen un color que obedece a la funcionalidad del producto, como sería, por ejemplo, el caso de las prendas de seguridad reflectantes o el de las botellas con un embalaje aislante.

Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

18. En estas circunstancias, el Rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

¿Se limita el concepto de forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva [2008/95] a las características tridimensionales del producto, tales como el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia dicha disposición a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?

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19. La resolución de remisión fue recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el21 de marzo de 2016. Han presentado observaciones escritas las partes del litigio principal, los Gobiernos alemán, húngaro, portugués y finlandés, y la Comisión Europea. Las partes del litigio principal, el Gobierno alemán y la Comisión participaron en la vista que se celebró el 6 de abril de 2017.

Análisis

Observaciones preliminares

20. El régimen de protección de marcas constituye, por una parte, un elemento esencial del sistema de competencia que el Derecho de la Unión pretende establecer y mantener. Por otra parte, la marca registrada confiere a su titular, para determinados productos o servicios, un derecho exclusivo que le permite monopolizar el signo registrado como marca sin limitación en el tiempo. (5) 21. Aunque, en general, estas dos consideraciones no son contradictorias, no puede decirse lo mismo en el caso de los signos que se confunden con el aspecto del producto. En efecto, el registro de tales signos como marca puede restringir la posibilidad de introducir productos competidores en el mercado. (6) 22. Esta premisa subyace en la regulación específica del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95, aplicable a los signos constituidos por la forma del producto.

23. Cabe observar que estas consideraciones se aplican igualmente, mutatis mutandis, a otros signos que representan un aspecto del producto para el que se solicita el registro.

24. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que los signos constituidos por los propios colores del producto suscitan, en principio, las mismas objeciones en cuanto al riesgo de monopolización de las características de uso del producto. En este sentido, la sentencia Libertel (7) reconoció la necesidad de adoptar un enfoque específico.

25. Estas dos categorías de signos, a saber, por una parte, los constituidos por la forma del producto y, por otra parte, los constituidos por el color por sí solo, están sujetos a regímenes específicos en el sistema establecido en la Directiva 2008/95, tal como la interpreta el Tribunal de Justicia. En consecuencia, a fin de responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, con carácter previo se ha de calificar la marca controvertida en función de estas dos categorías.

26. De manera más general, el presente asunto demuestra que las consideraciones relativas al riesgo de monopolización de las características esenciales del producto en cuestión pueden aplicarse a otros tipos de marcas -como, por ejemplo, las marcas de posición (8) o de movimiento (9) y, potencialmente, las marcas sonoras, olfativas y gustativas- que igualmente pueden confundirse con un aspecto del producto de que se trate. Con independencia de la calificación de estas marcas, es importante que al realizar el examen para su registro se pueda tener en consideración el interés del mantenimiento de ciertos signos en el dominio público.

27. En este sentido, el Tribunal de Justicia podría seguir diferentes vías de interpretación. Por una parte, el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 podría interpretarse de...