Sentenze nº T-20/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 21, 2017

• Resolution Date: June 21, 2017
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-20/16

Nella causa T-20/16,

M/S. Indeutsch International, con sede in Noida (India), rappresentata inizialmente da D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, e S. Malynicz, QC, successivamente da D. Stone e S. Malynicz e infine da D. Stone, S. Malynicz e M. Siddiqui, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Crafts Americana Group, Inc., con sede in Vancouver, Washington (Stati Uniti), rappresentata da J. Fish e V. Leitch, solicitors, e A. Bryson, barrister,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2015 (procedimento R 1814/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Crafts Americana Group e la M/S. Indeutsch International,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2016,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2016,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti,

in seguito all’udienza del 12 gennaio 2017,

vista l’ordinanza del 2 febbraio 2017 di riapertura della fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 15 febbraio 2010 la M/S. Indeutsch International, ricorrente, ha depositato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:

3 Tale segno recava la seguente descrizione:

Il marchio consiste in un disegno geometrico ripetitivo

.

4 La registrazione di tale marchio è stata chiesta per «ferri da maglia» e «uncinetti» rientranti nella classe 26 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

5 Il marchio di cui trattasi è stato registrato il 10 agosto 2010.

6 Il 9 gennaio 2013 la Crafts Americana Group, Inc., interveniente, ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità avverso il marchio contestato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), di quest’ultimo.

7 Con decisione del 7 maggio 2014, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In particolare, essa ha considerato che la rappresentazione grafica del marchio contestato era chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva, sicché soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, riguardo all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo, la divisione di annullamento ha rilevato che il marchio contestato aveva carattere distintivo. In proposito, essa ha sottolineato che il marchio di cui trattasi non costituiva un marchio tridimensionale e non riproduceva l’aspetto dei prodotti registrati.

8 Avverso la decisione della divisione di annullamento l’interveniente, in data 14 luglio 2014, ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

9 Con decisione del 5 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento con la motivazione che il marchio contestato era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

10 In particolare, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio contestato, indicato dal suo proprietario come il «marchio a spina di pesce», rappresentava un motivo apposto su una parte dei prodotti o che ne copriva tutta la superficie. Sul fondamento di tale constatazione, la commissione di ricorso ha tenuto conto delle fotografie e dei campioni dei prodotti commercializzati dalla ricorrente al momento del deposito della domanda di marchio, al fine di individuarne le caratteristiche essenziali. In tale contesto, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’aspetto ornamentale del marchio contestato avrebbe indotto il pubblico di riferimento, composto da consumatori medi di ferri da maglia e di uncinetti, a percepire detto marchio come una decorazione di tali prodotti. Secondo la commissione di ricorso, il pubblico di riferimento è abituato alla prassi dei fabbricanti consistente nel decorare i prodotti designati dal marchio contestato, sicché esso percepirà quest’ultimo, nel modo in cui è applicato alla superficie dei prodotti di cui trattasi, come una variante delle decorazioni presenti sul mercato, dalle quali esso non si discosta in maniera significativa. In subordine, la commissione di ricorso ha ritenuto che detto pubblico percepirà tale marchio come avente l’aspetto della venatura del legno, materiale di fabbricazione dei prodotti in esame, e non come un’indicazione di origine commerciale. Ne conseguirebbe che il marchio contestato non ha il carattere distintivo richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per soddisfare la funzione del marchio.

11 In tale contesto, la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento senza esaminare la questione se il marchio contestato ricadesse nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, poiché la ricorrente aveva fatto valere dinanzi alla divisione di annullamento che, in ogni caso, il marchio contestato aveva acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, la commissione di ricorso ha rinviato il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento affinché quest’ultima si pronunciasse su detta questione.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

13 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, tutti vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In particolare, il primo motivo riguarda il fatto che il marchio contestato si discosta in maniera significativa dalle prassi che prevalgono nel settore in cui rientrano i prodotti oggetto della domanda. Il secondo motivo concerne una violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova. Il terzo motivo riguarda un’erronea valutazione relativa alla natura decorativa del marchio contestato. Il quarto motivo concerne errori riguardanti l’aspetto del marchio contestato e, infine, il quinto motivo verte su un errore attinente alla percezione del marchio contestato da parte del pubblico di riferimento.

15 In particolare, in primo luogo, la ricorrente fa valere che, come risulta dagli elementi di prova a disposizione della commissione di ricorso, i prodotti oggetto della domanda di marchio di regola non presentano motivi particolari sulla loro superficie, sicché la commissione di ricorso ha errato nel considerare che i motivi rappresentati dal marchio contestato, derivanti da un complesso processo di fabbricazione, costituivano varianti dell’aspetto esteriore abituale di detti prodotti. In secondo luogo, nel rilevare, sulla base degli elementi forniti dalla ricorrente, che il marchio contestato era privo di carattere distintivo, la commissione di ricorso avrebbe violato la norma che disciplina l’onere della prova al riguardo. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che, in mancanza di una prassi consolidata consistente nel decorare i prodotti designati dal marchio contestato, i motivi rappresentati da quest’ultimo sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come indicazioni dell’origine commerciale. In quarto luogo, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel considerare che il motivo che compone il marchio contestato rappresentava la venatura del legno, poiché quest’ultimo avrebbe un aspetto asimmetrico e irregolare, contrariamente al motivo in questione, che sarebbe percepito come artificiale. Infine, in quinto luogo, la ricorrente sostiene che il consumatore medio che rappresenta il pubblico di riferimento, in particolare il consumatore inesperto per quanto riguarda la lavorazione a maglia, sarà colpito dal motivo che rappresenta il marchio contestato, sicché lo considererà come un’indicazione dell’origine commerciale dei ferri da maglia e degli uncinetti.

Osservazioni preliminari

16 La controversia in esame verte sulla questione se il marchio contestato, riprodotto al punto 2 supra, sia provvisto di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Come sarà illustrato più dettagliatamente nel prosieguo, dalla decisione impugnata risulta che la valutazione della commissione di ricorso su tale questione non si è in realtà basata sulle caratteristiche di tale marchio come registrato, bensì sulle caratteristiche dell’aspetto esteriore dei prodotti della ricorrente, che, secondo la commissione di ricorso, indicano il modo in cui detto marchio è stato utilizzato.

17 La ricorrente, da parte sua...