Case nº T-389/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 13, 2017

• Resolution Date: July 13, 2017
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-389/16

En el asunto T-389/16,

Agricola italiana alimentare Spa (AIA), con domicilio social en San Martino Buon Albergo (Italia), representada por el Sr. S. Rizzo, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. L. Rampini, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Casa Montorsi Srl, con domicilio social en Vignola (Italia), representada por el Sr. S. Verea y las Sras. K. Muraro y M. Balestriero, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 28 de abril de 2016 (asunto R 1239/2014-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Casa Montorsi y AIA,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A.M. Collins, Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. J. Passer (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de julio de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de octubre de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de octubre de 2016;

no habiendo solicitado las partes principales el señalamiento de una vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 12 de febrero de 2007, Montorsi Francesco & Figli Spa presentó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo MONTORSI F. & F.

3 Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles».

4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 38/2007, de 30 de julio de 2007, y la correspondiente marca se registró el 18 de enero de 2008.

5 El 28 de diciembre de 2010, la coadyuvante, Casa Montorsi Srl, solicitó, con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, la nulidad de la marca controvertida para todos los productos citados en el apartado 3 anterior.

6 La solicitud de nulidad estaba basada en la marca denominativa italiana anterior Casa Montorsi, cuya solicitud se presentó el 24 de febrero de 1995 y que fue registrada el 2 de junio de 1998 con el número 751820, renovada después, y que designa, en particular, los productos comprendidos en la clase 29 correspondientes a la siguiente descripción: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles».

7 El motivo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad era el que se contempla en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, basado en la existencia de riesgo de confusión.

8 Durante el procedimiento administrativo, la marca controvertida fue cedida a Negroni Spa y posteriormente a la recurrente, Agricola italiana alimentare Spa (AIA).

9 La recurrente pidió la desestimación de la solicitud de nulidad, basándose en que era contraria a un documento privado que había firmado con la coadyuvante el 4 de mayo de 2000 (en lo sucesivo, «acuerdo») y conforme al cual, según la recurrente, ambas partes habían aceptado la coexistencia de sus respectivas marcas en el mercado italiano y se habían comprometido recíprocamente a no oponerse a la explotación de éstas. La recurrente solicitó igualmente pruebas del uso de la marca anterior.

10 El 20 de marzo de 2014, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca controvertida para los productos «carne, pescado, aves y caza; huevos», pero confirmó su validez para los demás productos protegidos por esta marca, a saber: «extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles», así como para otros productos no mencionados en la lista de los productos cubiertos por la marca controvertida.

11 En particular, la División de Anulación consideró que el acuerdo no suponía un obstáculo a la admisibilidad de la solicitud de nulidad de la coadyuvante, ya que ese acuerdo, de contenido impreciso en lo que respecta al territorio y a la duración, no podía considerarse un consentimiento dado expresamente, en el sentido del artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. En lo que respecta a la prueba por la coadyuvante del uso de la marca anterior, la División de Anulación consideró que se había aportado esta prueba, pero únicamente para los productos «jamones, salamis y charcutería», comprendidos en la subcategoría «carne». En lo que atañe a la comparación de los productos, la División de Anulación destacó que, entre los productos de la marca controvertida, únicamente los productos «carne, pescado, aves y caza; huevos» eran idénticos o similares a aquellos para los que se había utilizado la marca anterior, a saber, los comprendidos en la subcategoría «carne». Respecto a la comparación entre los signos, la División de Anulación señaló que la marca controvertida presentaba un grado medio de similitud con la marca anterior, ya que ambas marcas contenían el mismo apellido Montorsi. Por último, la División de Anulación consideró que, habida cuenta de la identidad o similitud entre los productos y entre las marcas en conflicto, existía riesgo de confusión para el público italiano respecto a los productos «carne, pescado, aves y caza; huevos» cubiertos por la marca controvertida y que esa marca debía ser declarada nula para esos productos.

12 El 12 de mayo de 2014, la recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, a fin de que la marca controvertida siguiera estando registrada para los productos «carne, pescado, aves y caza; huevos».

13 Mediante resolución de 28 de abril de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.

14 La Sala de Recurso destacó, ante todo, que la recurrente no impugnaba ante ella ninguna de las apreciaciones de la División de Anulación relativas a la prueba del uso de la marca anterior, a la similitud entre los signos y entre los productos y al riesgo de confusión. El único argumento del recurso se basaba en el acuerdo, que se oponía, según la recurrente, a la solicitud de nulidad de la marca controvertida por riesgo de confusión.

15 La Sala de Recurso consideró que la EUIPO no estaba vinculada por el acuerdo, que regulaba intereses privados, pero que debía examinar si podía deducirse de ese acuerdo la existencia de un «consentimiento dado expresamente al registro», según los términos del artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, o la coexistencia de las marcas en conflicto. La Sala de Recurso consideró que el acuerdo no permitía acreditar ese consentimiento. Añadió que, aunque se tomara en consideración la parte del acuerdo en la que las partes que lo establecieron «reconocen que sus respectivas marcas pueden coexistir», quedaría por probar que la coexistencia se debía a la inexistencia de riesgo de confusión por parte del público pertinente, prueba que exigía que se demostrase el uso simultáneo de las marcas en conflicto durante un período suficientemente amplio, anterior a la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida. Según la Sala de Recurso, no se había aportado...