Case nº C-501/15 P of Tribunal de Justicia, Sala 4ª, October 11, 2017

• Resolution Date: October 11, 2017
• Issuing Organization: Sala Cuarta
• Decision Number: C-501/15 P

En el asunto C-501/15 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 22 de septiembre de 2015,

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrente en casación,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Cactus SA, con domicilio social en Bertrange (Luxemburgo), representada por la Sra. K. Manhaeve, abogada,

parte recurrente en primera instancia,

Isabel Del Río Rodríguez, con domicilio en Málaga,

parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. C. Vajda y E. Juhász, la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Wahl;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de marzo de 2017;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de mayo de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 15 de julio de 2015, Cactus/OAMI - Del Río Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:494), por la que éste anuló parcialmente la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 19 de octubre de 2012 (asunto R 2005/2011-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Cactus SA y la Sra. Isabel Del Río Rodríguez (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

2 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009, derogó y sustituyó al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

3 El artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009, con la rúbrica «Uso de la marca [de la Unión]», dispone lo siguiente en su apartado 1:

Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca [de la Unión] no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca [de la Unión] quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

A efectos del apartado 1, también tendrá la consideración de uso:

a) el uso de la marca [de la Unión] en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada;

[...]

4 Según el artículo 28 de dicho Reglamento, con la rúbrica «Clasificación»:

Los productos y servicios para los que [se solicite el registro de una marca de la Unión] se clasificarán según la clasificación prevista en el [Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1)].

5 El artículo 42 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Examen de la oposición», establece en su apartado 2:

A instancia del solicitante, el titular de una marca [de la Unión] anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca [de la Unión], la marca [de la Unión] anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca [de la Unión] anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

6 Bajo el epígrafe «Lista de productos y servicios», la Regla 2 del Reglamento n.º 2868/95 dispone:

1. La clasificación común mencionada en el artículo 1 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado [(en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»)], se aplicará a la clasificación de productos y servicios.

2. La lista de productos y servicios deberá formularse de tal modo que indique claramente el tipo de productos y servicios y que haga posible que cada artículo esté clasificado en una sola clase de la clasificación del Arreglo de Niza.

3. Los productos y servicios se agruparán preferentemente de acuerdo con las clases de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenece el grupo de productos o servicios y figurará en el orden de las clases de dicha clasificación.

4. La clasificación de productos y servicios servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerará que los productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios difieren entre sí por que aparezcan en diferentes categorías de dicha clasificación.

7 En dos comunicaciones, publicadas una en 2003 y la otra en 2012, el Presidente de la EUIPO ofreció ciertas indicaciones sobre la utilización de los títulos de las clases de productos previstas en el Arreglo de Niza.

8 El punto IV, párrafo primero, de la Comunicación n.º 4/03 del Presidente de la EUIPO, de 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias (en lo sucesivo, «Comunicación n.º 4/03»), indicaba lo siguiente:

Las 34 clases de productos y las 11 clases de servicios abarcan todos los productos y servicios. En consecuencia, el uso de todas las indicaciones generales enumeradas en el título de una clase determinada constituye una reivindicación de todos los productos o servicios incluidos en esta clase en particular.

9 El 20 de junio de 2012, el Presidente de la EUIPO adoptó la Comunicación n.º 2/12, relativa al uso de los títulos de clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y los registros de marcas comunitarias (en lo sucesivo, «Comunicación n.º 2/12»), que derogaba la Comunicación n.º 4/03. El punto V de esa Comunicación establece:

Por lo que respecta a las marcas [de la Unión] registradas antes de la entrada en vigor de la presente Comunicación que hayan utilizado todas las indicaciones generales incluidas en el título de clase de una clase en particular, la [EUIPO] considera que la voluntad del solicitante, a la luz de lo indicado en la anterior Comunicación n.º 4/03, fue comprender todos los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de dicha clase en la edición en vigor en el momento en que se llevó a cabo la presentación.

Antecedentes del litigio

10 Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 12 de la sentencia recurrida y pueden resumirse como sigue.

11 El 13 de agosto de 2009, la Sra. Isabel Del Río Rodríguez presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO en virtud del Reglamento n.º 207/2009 para el siguiente signo figurativo:

12 Los productos y los servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 31, 39 y 44 del Arreglo de Niza.

13 El 12 de marzo de 2010, Cactus formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para todos los productos y servicios designados por ella.

14 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:

- la marca denominativa de la Unión Cactus, registrada el 18 de octubre de 2002, con el número 963694, para los productos y los servicios de las clases 2, 3, 5 a 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 a 35, 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza, y

- la marca figurativa de la Unión que se reproduce a continuación, registrada el 6 de abril de 2001 con el número 963595, para los mismos productos y servicios que los designados por la marca denominativa anterior, a excepción de los «productos alimenticios no comprendidos en otras clases; flores y plantas naturales, granos; frutas y legumbres frescas», que figuran en la clase 31 del citado Arreglo:

15 La oposición se basó en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

16 Mediante resolución de 2 de agosto de 2011, la División de Oposición estimó la oposición para las «semillas, plantas y flores naturales» comprendidas en la clase 31 del Arreglo de Niza y para los «servicios de jardinería, servicios de viveros, servicios de horticultura» previstos en la clase 44 del citado Arreglo, cubiertos por la marca denominativa anterior.

17 La División de Oposición consideró, en particular, que, a raíz de la solicitud formulada por la Sra. Del Río Rodríguez para que Cactus demostrase que las marcas anteriores habían sido objeto de un uso efectivo, las pruebas aportadas por esta sociedad demostraban un uso efectivo de la marca denominativa anterior para los productos comprendidos en la clase 31 del Arreglo de Niza y para los servicios de «venta al por menor de plantas y flores naturales, semillas; frutas y verduras frescas» comprendidos en la clase 35 de este Arreglo.

18 En consecuencia, el registro de la marca solicitada fue denegado para los productos y servicios mencionados en el apartado 16, si bien fue estimado para los servicios...