Case nº C-231/16 of Tribunal de Justicia, October 19, 2017

• Resolution Date: October 19, 2017
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-231/16

En el asunto C-231/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Penal y Civil de Hamburgo, Alemania), mediante resolución de 14 de abril de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de abril de 2016, en el procedimiento entre

Merck KGaA

y

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas, las Sras. C. Toader y A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de febrero de 2017;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Merck KGaA, por los Sres. S. Völker y M. Pemsel, Rechtsanwälte;

- en nombre de Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. y MSD Sharp & Dohme GmbH, por el Sr. A. Bothe, la Sra. Y. Draheim y el Sr. P. Fromlowitz, Rechtsanwälte;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Scharf y M. Wilderspin, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de mayo de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 109, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

2 Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre Merck KGaA, por un lado, y Merck & Co. Inc, Merck Sharp & Dohme Corp. y MSD Sharp & Dohme GmbH, por otro lado, en relación con sus demandas de medidas de prohibición del uso por estas últimas sociedades del término «MERCK» en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet, así como en denominaciones comerciales tanto en Alemania como en los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.º 44/2001

3 El Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), sustituyó, en las relaciones entre los Estados miembros, al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; texto en español en DO 1990, C 189, p. 2).

4 El considerando 15 del Reglamento n.º 44/2001 establecía:

El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. Es conveniente prever un mecanismo claro y eficaz con objeto de resolver los casos de litispendencia [...]

5 El artículo 27 del referido Reglamento, que formaba parte de la sección 9, con el epígrafe «Litispendencia y conexidad», del capítulo II del mismo, disponía lo siguiente:

1. Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.

2. Cuando el tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél.

Reglamento n.º 207/2009

6 Los considerandos 3 y 15 a 17 del Reglamento n.º 207/2009 establecen:

(3) Para proseguir los objetivos [de la Unión] [...], resulta necesario prever un régimen [...] de marcas [de la Unión] que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas [de la Unión] que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la [Unión]. El principio de la unicidad de la marca [de la Unión] así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.

[...]

(15) Para reforzar la protección de las marcas [de la Unión], resulta conveniente que los Estados miembros designen, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas [de la Unión].

(16) Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas [de la Unión] produzcan efecto y se extiendan al conjunto de [la Unión Europea], único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina [de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)] y perjuicios al carácter unitario de las marcas [de la Unión]. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las disposiciones que deben aplicarse a todas las acciones legales relativas a las marcas [de la Unión] serán las del Reglamento [n.º 44/2001].

(17) Conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca [de la Unión] y en marcas nacionales paralelas. A tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia de litispendencia y de conexión de causas del [Reglamento n.º 44/2001]

7 El artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 dispone:

La marca de la [Unión] tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la [Unión]: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la [Unión]. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.

8 El artículo 109 de dicho Reglamento, con el epígrafe «Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas [de la Unión] y de marcas nacionales», que figura en la sección 1, con el epígrafe «Acciones civiles sobre la base de varias marcas», del título XI de dicho Reglamento, establece en su apartado 1, letra a):

Cuando se promuevan acciones por violación de marca, por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca [de la Unión] y ante el otro sobre la base de una marca nacional:

a) el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar deberá, incluso de oficio, inhibirse a favor de la jurisdicción a la que se haya acudido en primer lugar cuando las marcas de que se trate sean idénticas y válidas para productos o servicios idénticos. El tribunal que hubiere de inhibirse podrá suspender la causa si se hubiere impugnado la competencia del otro tribunal

.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

9 La demandante en el litigio principal, Merck, es una empresa química y farmacéutica que, según la resolución de remisión, emplea en torno a 40 000 personas y ejerce su actividad en 67 Estados de todo el mundo.

10 La primera demandada en el litigio principal, Merck & Co., es la sociedad matriz, cotizada en bolsa, de la segunda demandada en el litigio principal, Merck Sharp & Dohme, que comercializa principalmente medicamentos y vacunas, así como productos cosméticos y de higiene. Según la resolución de remisión, Merck Sharp & Dohme se encarga de las actividades operativas del grupo y, en particular, de su visibilidad en Internet, concretamente mediante la publicación de información de interés para sus accionistas. La tercera demandada en el litigio principal, MSD Sharp & Dohme, es una filial alemana de Merck & Co.

11 Inicialmente, la demandante y las demandadas en el litigio principal formaban parte del mismo grupo de sociedades. Desde el año 1919, sin embargo, son totalmente distintas.

12 De la resolución de remisión se desprende que Merck es titular de la marca nacional MERCK, registrada en el Reino Unido. Asimismo, es titular de la marca denominativa de la Unión MERCK para productos de las clases 5, 9 y 16 en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y para servicios comprendidos en la clase 42 de dicho Arreglo.

13 Se celebraron sucesivos acuerdos entre, por una parte, la sociedad a la que sucedió Merck y, por otra, la sociedad a la que sucedió Merck Sharp & Dohme. Dichos acuerdos, el último de los cuales está todavía en vigor, establecían reglas sobre el uso de las marcas de Merck por parte de Merck Sharp & Dohme en Alemania y en otros Estados.

14 Desde el sitio de Internet www.merck.com de las demandadas en el litigio principal, cualquier usuario en Alemania o en otro Estado miembro es conducido, sobre todo por medio de enlaces, a sitios subordinados que también incluyen contenidos que reflejan la presencia en Internet de las demandadas en el litigio principal, tales como www.merckengage.com, www.merckvaccines.com o www.merck-animal-health.com. En dichos sitios de Internet, la difusión de información no está limitada a determinadas zonas geográficas, de manera que todos los contenidos son accesibles en la misma forma en el mundo entero.

15 Además de sus nombres de dominio en Internet, Merck & Co. y Merck Sharp & Dohme han establecido otras maneras de visibilidad en Internet, en varias plataformas de redes sociales.

16 El 8 de marzo de 2013, la demandante en el litigio principal interpuso ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala...