Case nº C-291/16 of Tribunal de Justicia, December 20, 2017

• Resolution Date: December 20, 2017
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-291/16

En el asunto C-291/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona, mediante auto de 17 de mayo de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 2016, en el procedimiento entre

Schweppes, S.A.,

y

Red Paralela, S.L.,

Red Paralela BCN, S.L., anteriormente Carbòniques Montaner, S.L.,

con intervención de:

Orangina Schweppes Holding BV,

Schweppes International Ltd,

Exclusivas Ramírez, S.L.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas, las Sras. C. Toader y A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 31 de mayo de 2017;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Schweppes, S.A., por los Sres. I. López Chocarro, procurador, y D. Gómez Sánchez, abogado;

- en nombre de Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., por los Sres. D. Pellisé Urquiza y J.C. Quero Navarro, abogados;

- en nombre de Orangina Schweppes Holding BV, por los Sres. Á. Joaniquet Tamburini, procurador, y B. González Navarro, abogado;

- en nombre de Schweppes International Ltd, por los Sres. Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, y J.M. Otero Lastres, abogado;

- en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. G. Alexaki, en calidad de agente;

- en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M.L. Noort y M.K. Bulterman, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier, T. Scharf y F. Castillo de la Torre y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de septiembre de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), y del artículo 36 TFUE.

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, Schweppes, S.A., sociedad española, y, por otro lado, Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., anteriormente Carbòniques Montaner, S.L. (en lo sucesivo, conjuntamente, «Red Paralela»), en relación con la importación en España por estas últimas de botellas de tónica designadas con la marca Schweppes procedentes del Reino Unido.

Marco jurídico

3 El artículo 7 de la Directiva 2008/95, con la rúbrica «Agotamiento del derecho conferido por la marca», dispone:

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

4 La Directiva 2008/95 ha quedado derogada con efectos a partir del 15 de enero de 2019 por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), que entró en vigor el 12 de enero de 2016 y cuyo artículo 15 se corresponde sustancialmente con el artículo 7 de la Directiva 2008/95.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

5 El signo «Schweppes» goza de renombre mundial, en particular por lo que respecta a la bebida «tónica», que se presenta en diferentes variedades. Este signo no ha sido objeto de un registro único como marca de la Unión, sino que está registrado desde hace largo tiempo como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE). Estas marcas nacionales son fundamentalmente idénticas.

6 Inicialmente, Cadbury Schweppes era la titular de todas las marcas Schweppes registradas en el EEE (en lo sucesivo, «marcas paralelas»).

7 En 1999, Cadbury Schweppes cedió a Coca-Cola/Atlantic Industries (en lo sucesivo, «Coca-Cola») una parte de estas marcas paralelas, incluidas las registradas en el Reino Unido. Cadbury Schweppes conservó la titularidad del resto de esas marcas paralelas, incluidas las registradas en España.

8 El siguiente mapa indica, en color oscuro, los Estados miembros del EEE y de sus áreas limítrofes en los que Coca-Cola es titular de las marcas Schweppes:

9 Como resultado de diferentes adquisiciones y reestructuraciones, Schweppes International Ltd, una sociedad del Reino Unido, es actualmente la titular de las marcas paralelas conservadas por Cadbury Schweppes.

10 Schweppes International concedió a Schweppes una licencia exclusiva sobre las marcas paralelas españolas objeto del litigio principal.

11 Tanto Schweppes como Schweppes International están bajo el control de Orangina Schweppes Holding BV, sociedad neerlandesa, situada al frente del grupo Orangina Schweppes.

12 El 29 de mayo de 2014, Schweppes presentó una demanda contra Red Paralela por violación de las marcas paralelas españolas, motivada por el hecho de que las partes demandadas en el litigio principal habían importado y distribuido en España botellas de tónica designadas con la marca Schweppes procedentes del Reino Unido. Schweppes estima, en efecto, que esta comercialización en España es ilícita, ya que estas botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, quien, según Schweppes, no tiene ningún vínculo económico o jurídico con el grupo Orangina Schweppes. En este marco, sostiene que, vista la identidad de los signos y de los productos de que se trata, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de dichas botellas.

13 En su contestación a la demanda, Red Paralela invoca el agotamiento del derecho de marca que a su juicio se deriva, respecto de los productos Schweppes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es titular de las marcas paralelas, de un consentimiento tácito. Red Paralela considera, además, que es innegable que existen vínculos jurídicos y económicos entre Coca-Cola y Schweppes International en la explotación común del signo «Schweppes» como marca universal.

14 Según las apreciaciones efectuadas por el juzgado remitente, los hechos pertinentes a los efectos del presente asunto son los siguientes:

- Schweppes International ha potenciado una imagen global de la marca Schweppes, a pesar de ser titular de las marcas paralelas sólo en una parte de los Estados miembros del EEE;

- Coca-Cola, titular de las marcas paralelas registradas en el resto de Estados miembros del EEE, ha contribuido al mantenimiento de esta imagen global de marca;

- esta imagen global genera confusión en el público pertinente español en cuanto al origen empresarial de los productos «Schweppes»;

- Schweppes International es responsable del sitio de Internet europeo específicamente dedicado a la marca Schweppes (www.schweppes.eu), que contiene no sólo información general sobre los productos de dicha marca, sino también vínculos a diversos sitios locales, en particular al sitio británico gestionado por Coca-Cola;

- Schweppes International, que no es titular de derechos sobre la marca Schweppes en el Reino Unido (donde el titular es Coca-Cola), reivindica en su sitio de Internet el origen británico de la marca;

- Schweppes y Schweppes International utilizan en su publicidad la imagen de los productos «Schweppes» de origen británico;

- Schweppes International lleva a cabo en el Reino Unido, en las redes sociales, acciones de promoción e información dirigidas a los clientes respecto de los productos «Schweppes»;

- la presentación de los productos «Schweppes» comercializados por Schweppes International es muy similar -o, en algunos Estados miembros como Dinamarca o los Países Bajos, idéntica- a la de los productos «Schweppes» de origen británico;

- Schweppes International, cuyo domicilio social está en el Reino Unido, y Coca-Cola coexisten pacíficamente en el territorio del Reino Unido;

- tras la cesión en 1999 de una parte de las marcas paralelas a Coca-Cola, los dos titulares de las marcas paralelas en el EEE han solicitado, en sus territorios respectivos, el registro de nuevas marcas Schweppes idénticas o similares para los mismos productos (como, por ejemplo, la marca SCHWEPPES ZERO);

- aunque Schweppes International es el titular de las marcas paralelas en los Países Bajos, la explotación de la marca en dicho país (esto es, la elaboración, el embotellado y la comercialización del producto) corre a cargo de Coca-Cola, en calidad de licenciataria;

- Schweppes International no se opone a que se comercialicen en línea productos «Schweppes» de origen británico en varios Estados miembros del EEE en los que es titular de las marcas paralelas, como Alemania y Francia; por otro lado, se venden productos «Schweppes» en todo el territorio del EEE a través de sitios de Internet, sin distinción de origen;

- Coca-Cola no se ha opuesto, sobre la base de sus derechos sobre las marcas paralelas, a la solicitud de registro por parte de Schweppes International de un modelo comunitario que contiene el elemento denominativo «Schweppes».

15 El órgano jurisdiccional remitente estima que existe una clara diferencia entre las circunstancias del litigio principal y las que concurren en los asuntos que han dado lugar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de agotamiento del derecho de marca y que por ello puede resultar necesaria una nueva reflexión acerca del equilibrio entre la protección de ese derecho y la libre...