Case nº T-68/16 of Tribunal General de la Unión Europea, Sala 4ª, January 17, 2018

Resolution DateJanuary 17, 2018
Issuing OrganizationSala Cuarta
Decision NumberT-68/16

En el asunto T-68/16,

Deichmann SE, con domicilio social en Essen (Alemania), representada por la Sra. C. Onken, abogada,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. D. Gája, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es

Munich, S.L., con domicilio social en Capellades (Barcelona), representada por el Sr. J. Güell Serra y la Sra. M. del Mar Guix Vilanova, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de diciembre de 2015 (asunto R 2345/2014-4), relativa a un procedimiento de caducidad entre Deichmann y Munich,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y los Sres. J. Schwarcz (Ponente) y C. Iliopoulos, Jueces;

Secretario: Sra. X. Lopez Bancalari, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 15 de febrero de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 11 de abril de 2016;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 29 de julio de 2016;

celebrada la vista el 27 de junio de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 6 de noviembre de 2002, la coadyuvante, Munich, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca figurativa cuyo registro se solicitó estaba representada del siguiente modo:

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3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 25, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Calzado deportivo».

4 La marca fue registrada el 24 de marzo de 2004 con el número 2923852.

5 En el marco de la acción por violación de marca entablada por la coadyuvante ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), contra la recurrente, Deichmann SE, esta última interpuso, el 29 de junio de 2010, una demanda reconvencional con arreglo al artículo 100, apartado 1, al artículo 51, apartado 1, letra a), y al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 128, apartado 1, artículo 58, apartado 1, letra a), y artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001]. El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) notificó adecuadamente la demanda reconvencional a la EUIPO y la notificación fue inscrita en el registro de marcas de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 100, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 128, apartado 4, del Reglamento 2017/1001]. El 26 de octubre de 2010, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento sobre la acción por violación de marca con arreglo al artículo 100, apartado 7, del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 128, apartado 7, del Reglamento 2017/1001) e instó a la recurrente a presentar una solicitud de caducidad y de nulidad ante la EUIPO en un plazo de tres meses.

6 El 26 de enero de 2011, la recurrente presentó, ante la EUIPO, una solicitud de caducidad de la marca en cuestión sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, debido a que ésta no había sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea, en particular, durante los cinco años anteriores a la fecha de la demanda reconvencional, para los productos para los que había sido registrada (asunto 5141 C, objeto del presente recurso). Por otro lado, el mismo día, la recurrente presentó, ante la EUIPO, una solicitud de nulidad absoluta de la marca en cuestión, sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra a), de ese mismo Reglamento (asunto 5143 C).

7 El 31 de enero de 2011, la EUIPO invitó a la coadyuvante a presentar pruebas sobre el uso de la marca en cuestión. El 28 de abril de 2011, la coadyuvante aportó un conjunto de pruebas de uso. Se trataba, en un primer anexo, de facturas fechadas entre el 26 de enero de 2006 y el 26 de enero de 2011, emitidas por Berneda, S.A., empresa vinculada a la coadyuvante y autorizada por esta última para utilizar la marca en cuestión. Estas facturas estaban dirigidas a clientes en diversos Estados miembros y hacían referencia a números de modelos de calzado específicos. La coadyuvante incluyó cuadros para cada Estado miembro, que relacionaba los números de modelos de zapatillas deportivas vendidos con las entradas de catálogo correspondientes, que figuraban en un segundo anexo. Éste se refería a catálogos generales y de temporada de 2006 a 2011, con fotografías de zapatillas deportivas cuyos números de modelos correspondían a los de las facturas presentadas en el primer anexo. La coadyuvante indicó haber comprendido que el período adecuado correspondía a los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de caducidad ante la EUIPO. No obstante, en caso de que la EUIPO debiera considerar que el período adecuado correspondía a los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda reconvencional ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf), la coadyuvante sostuvo que podía presentar documentos adicionales que acreditaban el uso de la marca en cuestión para el período comprendido entre el 29 de junio de 2005 y el 26 de enero de 2006. El 29 de abril de 2011, presentó además un cuadro de 6 páginas que establecía referencias cruzadas entre cada factura y modelo de zapatillas deportivas vendido en relación con el número de modelo contenido en los catálogos que figuran en el segundo anexo, antes citado, para algunas facturas adicionales emitidas por la empresa Berneda y relativas al período comprendido entre el 25 de agosto de 2009 y el 26 de enero de 2011.

8 El 25 de junio de 2014, la coadyuvante indicó, «por precaución», que se basaba también en documentos que había presentado ante la EUIPO en otro procedimiento, al que se remitía.

9 Mediante resolución de 7 de agosto de 2014, la División de Anulación estimó la solicitud de caducidad, declaró la caducidad de la marca en cuestión a partir del 26 de enero de 2011 y condenó en costas a la coadyuvante. En esencia, estimó que las pruebas presentadas no probaban el uso efectivo de la referida marca durante el período adecuado, que consideró, sin dar razones, el período de cinco años inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud de caducidad ante la EUIPO. En particular, la División de Anulación estimó que las pruebas presentadas se referían a situaciones de uso de formas que diferían de la marca en cuestión por elementos que alteraban el carácter distintivo, en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001].

10 El 10 de septiembre de 2014, la coadyuvante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

11 Mediante resolución de 4 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de caducidad. Señaló, en esencia, que las pruebas de uso demostraban el uso de la marca en cuestión para el «calzado deportivo», comprendido en la clase 25, durante el período pertinente que definió como el correspondiente a los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda reconvencional, a saber, el período comprendido entre el 29 de junio de 2005 y el 28 de junio de 2010 (en lo sucesivo, «período pertinente»).

12 Más en concreto, en cuanto al carácter de la marca en cuestión, la Sala de Recurso, tras observar que consistía en la representación gráfica tal como figura en el apartado 2 anterior y después de haberla descrito de manera detallada, consideró que «en la medida en que [era] la representación gráfica la que [definía] la marca, la cuestión de saber [si se trataba] de una marca de posición o de una marca figurativa [no era] pertinente». En realidad, a juicio de la Sala de Recurso, las marcas de posición se asemejan a categorías de marcas figurativas y tridimensionales, ya que tienen por objeto la aplicación de elementos figurativos y tridimensionales en la superficie de un producto. El factor determinante a la vista de la extensión de la protección de la marca no es la calificación del signo de que se trata como signo figurativo, tridimensional o de posición, sino la manera en que el público pertinente percibe la marca en relación con los productos de referencia. Esa manera de percibir la marca puede verse influida únicamente por la naturaleza del signo tal como está registrado. Según la Sala de Recurso, la marca en cuestión «pretende la protección de un motivo en forma de cruz específicamente situado en un lugar sobre una parte determinada de la superficie del producto designado, a saber, calzado deportivo». La Sala de Recurso estimó que la marca en cuestión no podía disociarse de la forma de una parte de ese producto, en concreto la parte superior de...

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