Case nº T-629/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 01, 2018

• Resolution Date: March 01, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-629/16

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión consistente en dos bandas paralelas en un zapato - Marca figurativa anterior de la Unión que representa tres bandas paralelas en un zapato - Motivo de denegación relativo - Perjuicio para la notoriedad - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]

En el asunto T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, con domicilio social en Oudenaarde (Bélgica), representada por el Sr. J. Løje, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por las Sras. A. Lukošiūtė y A. Söder, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal, es

adidas AG, con domicilio social en Herzogenaurach (Alemania), representada por las Sras. I. Fowler y I. Junkar, solicitors,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de junio de 2016 (asunto R 597/2016-2), relativa a un procedimiento de oposición entre adidas y Shoe Branding Europe,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. S. Gervasoni, Presidente, y el Sr. L. Madise y la Sra. K. Kowalik-Bańczyk (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. X. Lopez Bancalari, administradora;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de septiembre de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de diciembre de 2016;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de diciembre de 2016;

celebrada la vista el 6 de julio de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de julio de 2009, la recurrente, Shoe Branding Europe BVBA, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [reemplazado por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó, identificada por la recurrente como marca de la categoría «otras», se reproduce a continuación:

3 En la solicitud de registro, la marca se describe del modo siguiente:

La marca es una marca de posición. La marca consiste en dos líneas paralelas colocadas en la superficie exterior de la parte superior de un zapato. Las líneas paralelas salen del borde de la suela de un zapato y se inclinan hacia atrás hasta la mitad del empeine de un zapato. La línea de puntos marca la posición de la marca y no forma parte de la marca.

4 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Calzado».

5 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 107/2010, de 14 de junio de 2010.

6 El 13 de septiembre de 2010, la coadyuvante, adidas AG, formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), contra el registro de la marca solicitada para todos los productos designados en la solicitud de registro.

7 La oposición se basaba, en particular, en los siguientes derechos anteriores:

- Marca figurativa de la Unión, registrada el 26 de enero de 2006 con el número 3517646 para «calzado» de la clase 25, con la siguiente descripción: «La marca se compone de tres barras paralelas de la misma longitud y del mismo ancho incorporadas al calzado; las barras están colocadas en la parte superior del calzado, en la superficie entre los cordones y la suela». Esta marca (en lo sucesivo, «marca anterior») se reproduce seguidamente:

- Marca alemana de la categoría «otras marcas», registrada el 14 de diciembre de 1999 con el número 39950559 y debidamente renovada, para «calzado, incluido el calzado deportivo y de ocio» de la clase 25, con la siguiente descripción: «La marca se compone de tres barras que contrastan con el color de base del zapato. La forma del zapato sirve únicamente para representar la manera en que se coloca la marca comercial, sin que forme parte como tal de dicha marca». Esta marca (en lo sucesivo, «marca alemana n.º 39950559») se reproduce a continuación:

8 Los motivos invocados en apoyo de la oposición fueron, en particular, los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 [en la actualidad, respectivamente, artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001].

9 Mediante resolución de 22 de mayo de 2012, la División de Oposición desestimó la oposición.

10 El 2 de julio de 2012, la coadyuvante interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001).

11 Mediante resolución de 28 de noviembre de 2013, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por considerar, en particular, que las marcas en conflicto eran globalmente diferentes y que esta circunstancia bastaba, por una parte, para excluir todo riesgo de confusión por parte del público pertinente en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y, por otra parte, para hacer improbable que ese mismo público relacione las marcas en conflicto y, por tanto, que se produzca alguno de los perjuicios a los que se refiere el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento (en lo sucesivo, «resolución de 28 de noviembre de 2013»).

12 La coadyuvante impugnó entonces esta resolución ante el Tribunal.

13 Mediante sentencia de 21 de mayo de 2015, adidas/OAMI - Shoe Branding Europe (Dos bandas paralelas sobre un zapato) (T-145/14, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia de anulación», EU:T:2015:303), el Tribunal anuló la resolución de 28 de noviembre de 2013, basándose en que la Sala de Recurso había concluido erróneamente que no existía ninguna similitud entre las marcas en conflicto y en que este error de apreciación había falseado la apreciación de la Sala de Recurso sobre la existencia de un riesgo de confusión por parte del público o, a fortiori, de un riesgo de que se estableciese una relación entre las marcas en conflicto.

14 La recurrente interpuso entonces recurso de casación contra esta sentencia.

15 Mediante auto de 17 de febrero de 2016, Shoe Branding Europe/OAMI (C-396/15 P, no publicado; en lo sucesivo, «auto sobre el recurso de casación», EU:C:2016:95), el Tribunal de Justicia desestimó dicho recurso.

16 La Segunda Sala de Recurso de la EUIPO, como consecuencia de la sentencia de anulación y del auto sobre el recurso de casación, reexaminó el recurso interpuesto por la coadyuvante contra la resolución de la División de Oposición.

17 Mediante resolución de 8 de junio de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso estimó dicho recurso, y, por tanto, la oposición, basándose en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En particular, consideró que, teniendo en cuenta una cierta similitud entre las marcas en conflicto, la identidad de los productos designados por ellas y la elevada notoriedad de la marca anterior, existía un riesgo de que el público pertinente estableciera un vínculo entre las marcas en conflicto y de que el uso de la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca anterior, sin que existiera justa causa que, en este caso concreto, justificara este uso.

Pretensiones de las partes

18 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.

- Condene en costas a la Sala de Recurso.

19 En la vista, la recurrente precisó que su segunda pretensión debía entenderse referida a la condena en costas de la EUIPO, lo que el Tribunal hizo constar en el acta de la vista.

20 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

21 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, en esencia, un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y en la «desnaturalización de los hechos». Según la recurrente, la Sala de Recurso concluyó equivocadamente que concurrían en este caso concreto los requisitos para la denegación del registro de una marca establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009.

22 Este motivo se divide en tres partes, dado que la recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en varios errores de apreciación en lo referente, en primer lugar, a la prueba de la notoriedad de la marca anterior, en segundo lugar, a la existencia de un perjuicio para la notoriedad o para el carácter distintivo de esta marca y, en tercer lugar, a la falta de justa causa para el uso de la marca solicitada.

Consideraciones generales sobre el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009

23 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o tenga similitudes con la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no tengan similitudes con aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca anterior de...