Case nº T-1/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 15, 2018

• Resolution Date: March 15, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-1/17

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa de la Unión La Mafia SE SIENTA A LA MESA - Motivo de denegación absoluto - Carácter contrario al orden público o a las buenas costumbres - Artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2017/1001]

En el asunto T-1/17,

La Mafia Franchises, S.L., con domicilio social en Zaragoza, representada por el Sr. I. Sempere Massa, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

República Italiana, representada por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de octubre de 2016 (asunto R 803/2016-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre la República Italiana y La Mafia Franchises,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por los Sres. S. Gervasoni, Presidente, y los Sres. L. Madise y R. da Silva Passos (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de enero de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de abril de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la República Italiana presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de abril de 2017;

celebrada la vista el 22 de noviembre de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 30 de noviembre de 2006, La Honorable Hermandad, S.L., a la que sucedió la recurrente, La Mafia Franchises, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es la siguiente marca figurativa:

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 25, 35 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

- Clase 25: «Calzados (excepto ortopédicos), artículos de vestir, camisetas, gorras».

- Clase 35: «Servicios de asesores para la organización y dirección de negocios; asistencia en la dirección de negocios; consultas para la dirección de negocios; servicios de asesores para la dirección de empresas; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; servicios de publicidad; servicios de emisión de franquicias relativas a la restauración (alimentación) y cafés-restaurantes».

- Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación), bares, cafeterías, cafés-restaurantes».

4 La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 24/2007, de 11 de junio de 2007. La marca controvertida fue registrada el 20 de diciembre de 2007 con el número 5510921.

5 El 23 de julio de 2015, la República Italiana presentó ante la EUIPO una solicitud con objeto de que se declarara la nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios para los que había sido registrada.

6 El motivo de nulidad invocado en apoyo de dicha solicitud era el previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001]. La República Italiana alegó, esencialmente, que la marca controvertida era contraria al orden público y a las buenas costumbres, habida cuenta de que el elemento denominativo «mafia» remitía a una organización criminal y de que el uso que se hacía de la referida marca a fin de designar la cadena de restaurantes de la recurrente, además de suscitar sentimientos profundamente negativos, tenía el efecto de «manipular» la imagen positiva de la gastronomía italiana y de banalizar el sentido negativo de dicho elemento.

7 La División de Anulación estimó la solicitud de nulidad mediante resolución de 3 de marzo de 2016.

8 El 29 de abril de 2016, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

9 Mediante resolución de 27 de octubre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO confirmó que la marca controvertida era contraria al orden público y desestimó el recurso.

10 Con carácter previo, la Sala de Recurso precisó que la contrariedad al orden público de la marca controvertida debía apreciarse a la luz de la percepción del público pertinente situado en el territorio de la Unión Europea o en una parte de dicho territorio, entendiéndose que un registro de marca de la Unión debía anularse si existía un motivo de anulación en tan sólo una parte de la Unión.

11 La Sala de Recurso consideró, a continuación, que, habida cuenta de su tamaño y de su posición en la marca controvertida, el elemento denominativo «la mafia» dominaba dicha marca. La Sala de Recurso subrayó que la Mafia era una organización criminal que el Gobierno italiano combatía mediante legislación y medidas de aplicación específicas. Además, la Sala de Recurso recordó que la lucha contra el crimen organizado también era un objetivo principal de las instituciones de la Unión. La Sala de Recurso precisó, por otra parte, que la EUIPO, en cuanto organismo de la Unión, debía adoptar una posición estricta en los asuntos que vulneran los principios y los valores básicos de la sociedad europea, al igual que le incumbe denegar el registro, por ser contraria al orden público, de cualquier marca de la Unión respecto de la que quepa considerar que apoya a una organización criminal o le beneficia. Al término de este examen, la Sala de Recurso consideró, por una parte, que la marca controvertida promovía manifiestamente la organización criminal conocida con el nombre de Mafia y, por otra, que el conjunto de los elementos denominativos de la marca controvertida transmitía un mensaje de cordialidad y de banalización del elemento denominativo «mafia», deformando de este modo la gravedad que transmite.

12 Por último, la Sala de Recurso confirmó que la marca controvertida no debía estar protegida por la EUIPO y que esta conclusión no podía verse influenciada por el hecho de que el elemento denominativo «mafia» se haya utilizado con frecuencia en la literatura y en el cine, ni por el hecho de que la EUIPO haya registrado otras marcas de la Unión que contienen ese mismo elemento.

Pretensiones de las partes

13 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.

- Declare la validez de la marca controvertida.

- Condene en costas a la EUIPO.

14 La EUIPO y la República Italiana solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de los elementos presentados por primera vez ante el Tribunal

15 La EUIPO se opone a la admisibilidad de los anexos A.7, A.8 y A.9 del recurso, así como a la admisibilidad de las imágenes y los enlaces que figuran en los apartados 44, 46 y 54 del referido recurso, que se remiten a sitios de Internet. En efecto, dichos elementos no se presentaron en ninguna etapa del procedimiento ante la EUIPO.

16 A este respecto, ha de señalarse que, habida cuenta del objeto del recurso previsto en el artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72 del Reglamento 2017/1001), la función del Tribunal no es reconsiderar, en el marco de tal recurso, las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él [véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 19, y de 9 de febrero de 2017, International Gaming Projects/EUIPO - adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, no publicada, EU:T:2017:66, apartado 16].

17 En el presente asunto, tal como reconoció la recurrente en la vista, los elementos a que se refiere el anterior apartado 15 se presentaron por primera vez en el marco del recurso ante el Tribunal. Por lo tanto, procede inadmitir dichos elementos, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria.

Sobre el fondo

18 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca un motivo único basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra a) del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 7, apartado 1, letra f), del referido Reglamento.

19 La recurrente alega mediante este motivo, en primer lugar, que ni la organización conocida con el nombre de Mafia, ni sus miembros figuran en la lista de personas y grupos terroristas anexa a la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 93), a la que se refieren las directrices de examen de la EUIPO a fin de ilustrar la prohibición de registro de marcas de la Unión contrarias al orden público que figura en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009.

20 En segundo lugar, la recurrente considera que...