Case nº T-183/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 24, 2018

Resolution DateApril 24, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-183/17

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa de la Unión que representa a un hombre en traje histórico - Diseños industriales nacionales anteriores - Motivo de denegación relativo - Artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) 2017/1001] - Prohibición de uso de la marca de la Unión en virtud del Derecho nacional - Aplicación del Derecho nacional por parte de la EUIPO

En el asunto T-183/17,

Menta y Limón Decoración, S.L., con domicilio social en Argame (Asturias), representada por el Sr. E. Estella Garbayo, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada inicialmente por la Sra. S. Palmero Cabezas y posteriormente por el Sr. J.F. Crespo Carrillo, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,con domicilio en Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), representado por la Sra. M.J. Sanmartín Sanmartín, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 9 de enero de 2017 (asunto R 510/2015-4), relativa al procedimiento de nulidad seguido entre Menta y Limón Decoración y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A.M. Collins, Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. G. De Baere (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda, presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de marzo de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de junio de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de julio de 2017;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal General;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista oral en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 La parte coadyuvante, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, obtuvo el 19 de septiembre de 2012 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)], el registro, con número 010822013, de la marca figurativa de la Unión siguiente (en lo sucesivo, «marca impugnada»):

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2 Los productos y servicios para los que registró la marca impugnada corresponden a las clases 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 a 35, 41 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

3 La recurrente, Menta y Limón Decoración, S.L., presentó el 23 de julio de 2014 solicitud de nulidad de la marca impugnada para todos los productos y servicios por ella cubiertos. La solicitud se basaba en los diseños industriales españoles anteriores que entendía la facultaban, en virtud del Derecho español, para prohibir el uso de la marca impugnada con arreglo al artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001].

4 Los diseños industriales españoles anteriores que se invocaban en la solicitud de nulidad eran los siguientes:

- Diseño industrial español D 0512994-11, que designa un «objeto de adorno», concedido el 22 de agosto de 2011:

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- Diseño industrial español D 0512995-29, que designa un «objeto de adorno», concedido el 4 de octubre de 2011:

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- Diseño industrial español D 0513002-23, que designa «ornamentación», concedido el 22 de agosto de 2011:

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- Diseño industrial español D 0514299-23, que designa «ornamentación», concedido el 24 de febrero de 2012:

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- Diseño industrial español D 0510978-23, que designa «envases, artículos de regalo, papelería, envases, librería, bolsos, estuches, sombrerería, estatuas, juegos, juguetes, textiles, confecciones, paraguas, etiquetas, llaveros, mecheros, portarretratos, cajas, ceniceros, adhesivos, cristalería, imanes, menaje, hogar», concedido el 1 de octubre de 2010:

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- Diseño industrial español D 0514300-13, que designa «ornamentación para toda clase de productos», concedido el 28 de febrero de 2012:

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5 En su solicitud de nulidad, por un lado, la recurrente alegaba la infracción del artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.º 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579) (en lo sucesivo, «Ley 17/2001»), en virtud de la cual, «sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: [...] c) los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7». Por otro lado, en los motivos en que se sustentaba su solicitud de nulidad la recurrente invocaba el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001].

6 Mediante resolución de 28 de enero de 2015, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad en su totalidad y declaró nula la marca impugnada, basándose para ello en el artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Ley 17/2001. Añadió que en virtud del artículo 12 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO 1998, L 289, p. 28), los titulares de dibujos o modelos tenían el derecho exclusivo a utilizarlos y prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento.

7 La coadyuvante formuló el 6 de marzo de 2015 ante la EUIPO recurso contra la resolución de la División de Anulación, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001).

8 Mediante resolución de 9 de enero de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Anulación.

9 En particular, en primer lugar, la Sala de Recurso consideró que la recurrente había omitido sustanciar la ley nacional en la que fundamentaba el motivo de recurso que basaba en el artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 207/2009. Añadió que, de conformidad con la regla 37, letra b), incisos iii) y iv), del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), la recurrente debería haber indicado con precisión en su solicitud de nulidad la información necesaria que acreditara que cumplía con las condiciones que exige el Derecho español para ser titular de los diseños industriales invocados y el contenido de las disposiciones nacionales que regulen dichos derechos anteriores y le permitan prohibir el uso de la marca impugnada. Pues bien, según la Sala de Recurso, las indicaciones y alegaciones formuladas por la recurrente en la solicitud de nulidad eran manifiestamente deficientes, ya que la única disposición de Derecho nacional invocada, que era el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, únicamente hace referencia a si se puede válidamente formular oposición o anular una marca nacional basándose en un derecho que no sea marca registrada. Para la Sala de Recurso, el artículo mencionado no define en forma alguna el tipo de derecho de propiedad industrial al que se refiere ni le otorga una protección concreta; el conflicto existente entre la marca impugnada y los diseños industriales anteriores debería haberse evaluado teniendo en cuenta la normativa y protección que tienen los diseños, concluyendo que, al aducir que existía riesgo de confusión entre los diseños industriales anteriores y la marca impugnada, la recurrente presentó la contienda como si se planteara entre dos marcas y no, según entendía la Sala de Recurso, entre una marca y un diseño industrial.

10 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que la resolución de la División de Anulación adolecía de un vicio de procedimiento, ya que hacía referencia al artículo 12 de la Directiva 98/71, disposición que la recurrente no había invocado, de tal modo que, tratándose de un procedimiento contradictorio, la División de Anulación no debería haber citado ni completado la ley nacional relevante que es de aplicación basándose para ello en el conocimiento que tuviera de la misma. La Sala de Recurso argumentaba que el artículo 12 de la Directiva 98/71 tampoco contiene información sobre la protección que tienen los diseños industriales españoles anteriores, por lo que la mención de este artículo no podía subsanar la falta de mención de la ley nacional sobre diseños industriales con protección en España. Para la Sala de Recurso, el momento procesal en que se realizó la mención de este artículo (ante la propia Sala de Recurso) era en cualquier caso extemporáneo, puesto que la existencia, validez y protección que tienen los derechos de propiedad...

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