Case nº T-721/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2018

• Resolution Date: May 08, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-721/16

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión BeyBeni - Marca figurativa nacional anterior Ray-Ban - Motivo de denegación relativo - Perjuicio para el renombre de la marca - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]

En el asunto T-721/16,

Luxottica Group, S.p.A., con domicilio social en Milán (Italia), representada por las Sras. E. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, abogadas,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:

Xian Chen, con domicilio en Wenzhou (China),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de junio de 2016 (asunto R 675/2015-5), relativa a un procedimiento de oposición entre Luxottica Group y el Sr. Chen,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen, Presidente, y el Sr. V. Kreuschitz y la Sra. N. Półtorak (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de octubre de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de noviembre de 2016;

celebrada la vista el 17 de noviembre de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 17 de enero de 2014, el Sr. Xian Chen presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó era el signo figurativo siguiente:

3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 9, 14 y 18 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

4 La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas de la Unión Europea n.º 26/2014, de 10 de febrero de 2014.

5 El 7 de mayo de 2014, la recurrente, Luxottica Group, S.p.A., al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), presentó oposición al registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el apartado 3 anterior.

6 La oposición se basaba, entre otras, en la marca figurativa española anterior n.º 1986250, solicitada el 20 de septiembre de 1995, registrada el 5 de marzo de 1996 y debidamente renovada, para los productos de la clase 9 que corresponden a la siguiente descripción: «Aparatos e instrumentos ópticos». Dicha marca se reproduce a continuación:

7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran, por un lado, el que se recoge en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001] y, por otro lado, el que se recoge en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001). La recurrente alegó que la marca anterior gozaba de renombre para las gafas de sol y las monturas para gafas.

8 El 10 de febrero de 2015, basándose en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición, para todos los productos de las clases 14 y 18 y para una parte de los productos de la clase 9, en particular para las gafas de sol y las monturas para gafas.

9 En cambio, la División de Oposición consideró que procedía desestimar la oposición basada en los motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento para los productos de la clase 9 que corresponden a la descripción siguiente: «aparatos, instrumentos y cables para la conducción de la electricidad; dispositivos de señalización protección, seguridad y salvamento; dispositivos eléctricos para tratamiento; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; aparatos e instrumentos para el control de la corriente eléctrica; componentes eléctricos y electrónicos; paneles fotovoltaicos; aparatos de alimentación por red eléctrica; aparatos de suministro eléctrico de alimentación ininterrumpida; aparatos de suministro eléctrico ininterrumpible [baterías]; aparatos de suministro regulado de energía; encendedores piezoeléctricos; unidades de alimentación de red (eléctricas); unidades de energía eléctrica» (en lo sucesivo, «productos en cuestión»), y que, por tanto, la marca solicitada podía registrarse para dichos productos.

10 El 7 de abril de 2015, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, en la parte en que esta había desestimado la oposición basada en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

11 Por lo tanto, la Sala de Recurso se limitó a examinar el motivo de denegación basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 con respecto a los productos en cuestión. Mediante resolución de 8 de junio de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), dicha Sala desestimó el recurso, considerando en particular, por una parte, que solo existía un grado muy escaso de similitud entre los signos en conflicto y, por otra parte, que las gafas de sol y las monturas para gafas, productos para los que el renombre de la marca se consideraba probado, no presentaban una proximidad con los productos en cuestión lo bastante estrecha como para que en la mente del público pertinente pudiera establecerse un vínculo entre las marcas en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, a pesar del renombre de la marca anterior.

Pretensiones de las partes

12 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Admita a trámite el recurso y todos sus documentos.

- Admita la práctica de las pruebas que han resultado propuestas.

- Anule la resolución impugnada y deniegue el registro de la marca cuyo registro se ha solicitado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

- Condene en costas a la EUIPO.

13 La EUIPO solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

14 Con carácter preliminar, es preciso indicar que la EUIPO es el único órgano facultado por el legislador de la Unión Europea para examinar las solicitudes de registro y, por tanto, para autorizar o denegar el registro de una marca de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion/EUIPO, C-226/15 P, EU:C:2016:582, apartado 50). Así pues, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de la recurrente de que este Tribunal deniegue la solicitud de registro.

15 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca dos motivos, el primero de los cuales se basa en la infracción del artículo 63, apartado 2, y del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 70, apartado 2, y artículo 94 del Reglamento 2017/1001), y el segundo en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre el primer motivo de recurso, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a ser oído, en infracción del artículo 63, apartado 2, y del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009

16 En primer lugar, la recurrente alega, en síntesis, que, como la División de Oposición se había pronunciado sobre el grado de similitud entre las marcas en conflicto y sus conclusiones al respecto no habían sido impugnadas en el recurso, no correspondía a la Sala de Recurso pronunciarse sobre esta cuestión.

17 La EUIPO rechaza esta argumentación alegando, principalmente, que se desprende de la continuidad funcional entre sus diferentes instancias que la Sala de Recurso está obligada a fundamentar su resolución respecto a todas las razones de hecho y de Derecho presentes en la resolución objeto del recurso, y que la amplitud de su examen no queda limitada a los motivos invocados por las partes. Además, en su opinión, la Sala de Recurso es competente para proceder a un nuevo examen completo del fondo del asunto y, por tanto, para precisar el grado de similitud entre los signos en conflicto.

18 A este respecto procede recordar que el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 establece la obligación de motivar las resoluciones de la EUIPO y que el artículo 63, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que, durante el examen del recurso, la Sala de Recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones. Además, según los términos del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), al fallar sobre el recurso, la Sala de Recurso puede «ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada».

19 Es preciso recordar además que, en el ámbito de aplicación del artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95 del Reglamento 2017/1001), se desprende de la continuidad funcional entre las diferentes instancias de la EUIPO que la Sala de Recurso está obligada a fundamentar su resolución respecto a todas las razones de hecho y de Derecho presentes en la resolución impugnada ante ella y respecto a las razones de hecho y de...