Case nº T-419/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 18, 2018

Resolution DateMay 18, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-419/17

En el asunto T-419/17,

Mendes SA, con domicilio social en Lugano (Suiza), representada por el Sr. G. Carpineti, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Actial Farmaceutica Srl, con domicilio social en Roma (Italia), representada por la Sra. S. Giudici, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de mayo de 2017 (asunto R 1306/2016-2), relativa a un procedimiento de caducidad entre Mendes y Actial Farmaceutica,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente, y los Sres. A. Dittrich y P.G. Xuereb (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de julio de 2017;

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de septiembre de 2017;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de octubre de 2017;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 23 de diciembre de 1999, Mendes s.u.r.l. presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo VSL#3.

3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; productos nutricéuticos; complementos alimenticios».

4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 2000/059, de 24 de julio de 2000, y la marca se registró el 5 de julio de 2001.

5 El 1 de abril de 2004, la EUIPO registró la cesión, por Mendes s.u.r.l., de la marca controvertida a favor de Actial Farmacêutica Lda.

6 El 2 de diciembre de 2016, la EUIPO registró la cesión, por Actial Farmacêutica Lda, de la marca controvertida a favor de la coadyuvante, Actial Farmaceutica Srl.

7 El 8 de septiembre de 2014, la recurrente, Mendes SA, presentó una solicitud de caducidad de la marca controvertida para todos los productos para los que estaba registrada, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2017/1001], por considerar, en primer lugar, que dicha marca se había convertido, por la actividad o la inactividad de la coadyuvante, en la designación usual en el comercio de los productos de que se trata y, en segundo lugar, que dicha marca inducía al público a error debido a su uso.

8 Mediante resolución de 2 de junio de 2016, la División de Anulación desestimó la solicitud de caducidad.

9 El 19 de julio de 2016, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.

10 Mediante resolución de 3 de mayo de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. En primer lugar, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que las pruebas presentadas por la recurrente no demostraban que la marca controvertida se había convertido en la designación usual en el comercio de los productos para los que estaba registrada. En segundo lugar, la Sala de Recurso estimó, en esencia, que la recurrente no había probado debidamente el uso engañoso de la marca controvertida.

Pretensiones de las partes

11 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.

- Ordene que se le reembolsen íntegramente las costas correspondientes al procedimiento, o al menos ordene la compensación íntegra de las costas.

12 La EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal

13 La EUIPO alega que los anexos A.9, A.36 y A.39 del recurso, relativos a las Directrices de la World Gastroenterology Organisation (anexo A.9), al contenido de la página de Internet «www.vsl3.co.uk» (anexo A.36) y al embalaje del producto en cuestión distribuido con una formulación modificada (anexo A.39), se presentan por primera vez ante el Tribunal y, por consiguiente, son inadmisibles.

14 En el presente caso, es preciso señalar que los anexos A.9, A.36 y A.39 del recurso no formaban parte del expediente administrativo presentado, por la recurrente, ante la Sala de Recurso de la EUIPO.

15 A este respecto, procede recordar que el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO, en el sentido del artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72 del Reglamento 2017/1001), por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por vez primera ante él.

16 Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 19 y jurisprudencia citada].

Sobre el fondo

17 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca dos motivos. El primero se basa en la infracción del artículo 51 apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. El segundo se basa en la infracción del artículo 51 apartado 1, letra c), de ese mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009

18 En el marco del primer motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la recurrente alega, para empezar, que la Sala de Recurso cometió un error en la definición del sector interesado y en la percepción por este último de la marca controvertida. Además, la recurrente sostiene que la transformación de la marca controvertida en la designación usual en el comercio del producto para el que esté registrada es imputable a su titular.

19 La EUIPO y la coadyuvante refutan las alegaciones de la recurrente.

20 A tenor del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

21 Procede señalar que no existe jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en los asuntos que dieron lugar a las...

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