Case nº C-85/16 P of Tribunal de Justicia, Sala Décima, May 30, 2018

• Resolution Date: May 30, 2018
• Issuing Organization: Sala Décima
• Decision Number: C-85/16 P

Recurso de casación - Marca de la Unión Europea - Solicitudes de registro de la marca denominativa KENZO ESTATE - Marca denominativa anterior de la Unión KENZO - Reglamento (CE) n.º 207/2009 - Artículo 8, apartado 5 - Motivo relativo de denegación de registro - Renombre - Justa causa

En los asuntos acumulados C-85/16 P y C-86/16 P,

que tienen por objeto sendos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 11 de febrero de 2016,

Kenzo Tsujimoto, con domicilio en Osaka (Japón), representado por las Sras. A. Wenninger-Lenz y M. Ring y el Sr. W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

Kenzo, con domicilio social en París (Francia), representada por los Sres. P. Roncaglia, G. Lazzeretti y F. Rossi y la Sra. N. Parrotta, avvocati,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. E. Levits, Presidente de Sala, y el Sr. A. Borg Barthet (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de diciembre de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante sus recursos de casación, el Sr. Kenzo Tsujimoto solicita que se anulen las sentencias del Tribunal General de 2 de diciembre de 2015, Tsujimoto/OAMI - Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, no publicada, EU:T:2015:923) y Tsujimoto/OAMI - Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, no publicada, EU:T:2015:922) (conjuntamente denominadas, en lo sucesivo, «sentencias recurridas»), por las que el Tribunal General desestimó sus recursos de anulación de las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 22 de mayo de 2013 (asunto R 333/2012-2) y de 3 de julio de 2013 (asunto R 1363/2012-2), relativas a un procedimiento de oposición entre Kenzo y el Sr. Tsujimoto.

Marco jurídico

2 Las solicitudes de registro en cuestión fueron presentadas por el recurrente, una con fundamento en el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 40/94»), y otra con fundamento en el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión] (DO 2009, L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009, llevó a cabo una refundición del Reglamento n.º 40/94 y lo derogó.

3 El artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009, con la rúbrica «Motivos de denegación relativos», dispone en su apartado 5:

Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca anterior de la Unión, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

4 El artículo 76 de este Reglamento, titulado «Examen de oficio de los hechos», establece en su apartado 2:

La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

5 Las normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 están contenidas en el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995 (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, (DO 2005, L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución»). Este Reglamento de Ejecución es también aplicable al Reglamento n.º 207/2009.

6 La regla 19 del Reglamento de Ejecución, con la rúbrica «Justificación de la oposición», prevé, en sus apartados 1 y 2:

1. La Oficina ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado, que deberá ser, como mínimo, de dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los procedimientos de oposición de conformidad con la regla 18, apartado 1.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición. En concreto, la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas:

[...]

7 La regla 20 de ese Reglamento de Ejecución, titulada «Examen de la oposición», prevé en su apartado 1:

Si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.

8 En virtud de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución:

Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una división de oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la división de oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo [76], apartado 2, del Reglamento [n.º 207/2009].

Antecedentes de los litigios y sentencias recurridas

Asunto C-85/16 P

9 El 21 de enero de 2008, el recurrente presentó una solicitud de registro internacional en el que se designa a la Unión, notificada a la EUIPO el 13 de marzo de 2008, en virtud del Reglamento n.º 40/94.

10 La marca cuyo registro se solicita es el signo denominativo KENZO ESTATE.

11 El registro internacional se solicita para productos incluidos en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que responden a la siguiente descripción: «Vinos; bebidas alcohólicas de frutas; licores de procedencia extranjera, en general».

12 La solicitud de registro se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 12/2008, de 17 de marzo de 2008.

13 El 16 de diciembre de 2008, Kenzo formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro internacional de la marca solicitada respecto de todos los productos mencionados en el anterior apartado 11.

14 La oposición se basaba en la marca comunitaria denominativa anterior KENZO, registrada el 20 de febrero de 2001 con el número 720706 para productos comprendidos, entre otros, en las clases 3, 18 y 25 de la Clasificación de Niza y que respondían, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

- Clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos»;

- Clase 18: «Cuero y cuero de imitación, cinturones, baúles y maletas, bolsas de viaje y otros artículos de equipaje; correas de cuero para animales, billeteras, portadocumentos, portafolios, bolsas (marroquinería), monederos, estuches para llaves (marroquinería), cajas y estuches de cuero, cuero de imitación, tarjeteros, chequeras, maletines, maletas de mano para productos de maquillaje, estuches de viaje (marroquinería), estuches para artículos de tocador (sin equipo), pieles de animales; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería», y

- Clase 25: «Vestidos, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería».

15 La oposición se basaba en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

16 Mediante resolución de 20 de diciembre de 2011, la División de Oposición desestimó la oposición.

17 El 15 de febrero de 2012, Kenzo interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.

18 Mediante resolución de 22 de mayo de 2013, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso. Según la Sala de Recurso, se cumplían en ese asunto los tres requisitos acumulativos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En lo referente al primer requisito, la Sala de Recurso señaló que las marcas en conflicto eran altamente similares para una parte no desdeñable del público relevante. En relación con el segundo requisito, estimó, en contra de lo apreciado por la División de Oposición, que Kenzo había demostrado que la marca anterior gozaba de renombre. En lo tocante al tercer requisito, esa Sala consideró que parecía altamente probable que la marca cuyo registro se solicita, respecto de la cual no se había acreditado ningún uso con justa causa, se situaría en la estela de la marca anterior notoria, con el fin de aprovecharse del poder de atracción, de la reputación y del prestigio de esta última y explotar, sin mediar compensación económica, el esfuerzo comercial desplegado por el titular de esta...