Case nº T-238/17 of Tribunal General de la Unión Europea, Sala Octava, September 25, 2018

• Resolution Date: September 25, 2018
• Issuing Organization: Sala Octava
• Decision Number: T-238/17

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa de la Unión GUGLER - Denominación social nacional anterior Gugler France - Motivo de denegación relativo - Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] - Riesgo de confusión

En el asunto T-238/17,

Alexander Gugler, con domicilio en Maxdorf (Alemania), representado por la Sra. M.-C. Simon, abogada,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada inicialmente por el Sr. P. Sipos, y posteriormente por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Gugler Francia, con domicilio social en Besançon (Francia), representada por la Sra. A. Grolée, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 31 de enero de 2017 (asunto R 1008/2016-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Gugler France y el Sr. Gugler,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A.M. Collins, Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. G. De Baere (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. M. Marescaux, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 25 de abril de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de junio de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 12 de junio de 2017;

habiendo considerado las preguntas escritas formuladas a las partes por el Tribunal General y las respuestas a esas preguntas, presentadas en la Secretaría de este Tribunal los días 13 y 20 de febrero de 2018;

celebrada la vista el 15 de marzo de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 31 de agosto de 2005, Gugler GmbH -sociedad en cuyos derechos y obligaciones se subrogó el recurrente, Sr. Alexander Gugler- obtuvo ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro, con el número 3324902, de la siguiente marca figurativa de la Unión Europea (en lo sucesivo, «marca controvertida»):

2 Dicho registro se había solicitado el 25 de agosto de 2003.

3 Los productos y los servicios para los que se registró la marca controvertida están comprendidos en las clases 6, 17, 19, 22, 37, 39 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:

- clase 6: «Protección contra la luz, a saber, marquesinas, contraventanas plegables, persianas enrollables metálicas»;

- clase 17: «Materiales de insonorización, a saber, lana de piedra, elementos de espuma plástica»;

- clase 19: «Ventanas, tejados, puertas, portones, contraventanas exteriores, cajas de persianas de cristal y plástico; acristalamientos, a saber, invernaderos, tejados de invernaderos; protección contra la luz, a saber, contraventanas plegables y persianas enrollables de plástico»;

- clase 22: «Protección contra la luz, a saber, marquesinas de plástico»;

- clase 37: «Servicios de un fabricante de ventanas, a saber, instalación de puertas, portones y ventanas»;

- clase 39: «Transporte»;

- clase 42: «Servicios de un fabricante de ventanas, a saber, planificación de puertas, portones y ventanas».

4 El 15 de diciembre de 2009, la licencia para la utilización de la marca controvertida concedida por el recurrente a Gugler GmbH fue registrada por la EUIPO.

5 El 17 de noviembre de 2010, la coadyuvante, Gugler France, presentó solicitud de nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios cubiertos por dicha marca. La solicitud se basaba, por un lado, en la mala fe del titular de la marca controvertida al presentar la solicitud de marca, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1) [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)], y, por otro lado, en la denominación social de la coadyuvante que le habilitaría, con arreglo al Derecho francés, a prohibir el uso de la marca controvertida en el sentido del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001).

6 La sociedad coadyuvante fue constituida en enero de 2002. El 7 de febrero de ese mismo año se procedió a su inscripción en el Registro Mercantil de Besançon (Francia) con la denominación social «Gugler France». Según consta tanto en el propio Registro Mercantil como en el artículo 2 de los estatutos de la sociedad coadyuvante, el objeto de esta sociedad consiste en «la compra, el comercio, la venta y la instalación de cierres en edificios, mediante procedimientos de cualquier tipo».

7 Mediante resolución de 21 de diciembre de 2011, la División de Anulación de la EUIPO estimó la solicitud de nulidad para todos los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida, sobre la base del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.

8 El 16 de febrero de 2012, el recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

9 El 26 de agosto de 2013, a instancias del recurrente, la marca controvertida fue objeto de una renovación parcial, limitada a los productos y servicios comprendidos en las clases 19, 37 y 42, citados en el anterior apartado 3. La renovación parcial se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 167/2013, de 4 de septiembre de 2013.

10 Mediante resolución de 16 de octubre de 2013, en el asunto R 356/2012-4, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Anulación y denegó la solicitud de nulidad.

11 El 18 de diciembre de 2013, la coadyuvante interpuso recurso ante el Tribunal contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO.

12 Mediante sentencia de 28 de enero de 2016, Gugler France/OAMI - Gugler (GUGLER) (T-674/13, no publicada, EU:T:2016:44), el Tribunal anuló la citada resolución. Consideró que la Sala de Recurso había incumplido la obligación de motivación prevista en el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 94 del Reglamento 2017/1001), por una parte, al pronunciarse sobre el motivo de nulidad basado en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento, n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y, por otra parte, al pronunciarse sobre el motivo de nulidad basado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

13 Mediante resolución de 6 de junio de 2016, el Presidium de las Salas de Recurso asignó el asunto a la Primera Sala de Recurso, con la referencia R 1008/2016-1, para que adoptara una nueva resolución conforme al artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001).

14 Mediante resolución de 31 de enero de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Anulación y consideró que debía estimarse la solicitud de nulidad de la marca controvertida sobre la base del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento.

15 La Sala de Recurso señaló que el signo anterior en el que se basaba la solicitud de nulidad era la denominación social de la coadyuvante, Gugler France. En primer lugar, consideró que concurrían los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, en primer término, la Sala de Recurso estimó que el signo anterior se utilizaba en el tráfico económico con un alcance que no era únicamente local. A este respecto, consideró que las pruebas facilitadas por la sociedad coadyuvante, en particular copias de su informe anual correspondientes a los años 2002 y 2003 y facturas, bastaban para probar que esta sociedad ejercía, bajo su denominación...