Case nº T-718/16 of Tribunal General de la Unión Europea, Sala Novena, November 08, 2018

• Resolution Date: November 08, 2018
• Issuing Organization: Sala Novena
• Decision Number: T-718/16

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de caducidad - Marca denominativa de la Unión SPINNING - Declaración parcial de caducidad - Artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]

En el asunto T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., con domicilio social en Los Ángeles, California (Estados Unidos), representada por el Sr. J. Steinberg, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. D. Walicka, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Aerospinning Master Franchising s.r.o., anteriormente Aerospinning Master Franchising, Ltd. s. r. o, con domicilio social en Praga (República Checa), representada por la Sra. K. Labalestra, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de julio de 2016 (asunto R 2375/2014-5), relativa a un procedimiento de caducidad entre Aerospinning Master Franchising y Mad Dogg Athletics,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. S. Gervasoni, Presidente, y la Sra. K. Kowalik-Bańczyk y el Sr. C. Mac Eochaidh (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 4 de octubre de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de marzo de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de marzo de 2017;

celebrada la vista el 15 de marzo de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, la recurrente, Mad Dogg Athletics, Inc., presentó una solicitud de registro de la marca denominativa SPINNING (en lo sucesivo, «marca controvertida») en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca controvertida se registró el 3 de abril de 2000 para los productos comprendidos en las clases 9, 28 y 41, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:

- Clase 9: «Casetes de audio y vídeo»;

- Clase 28: «Equipos de ejercicio físico»;

- Clase 41: «Entrenamiento con ejercicio físico».

3 El 8 de febrero de 2012, la coadyuvante, Aerospinning Master Franchising s.r.o., presentó una solicitud de caducidad parcial de la marca controvertida de conformidad con el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001). Dicha solicitud se refería a los productos de la clase 28 y a los servicios de la clase 41.

4 El 21 de julio de 2014, la División de Anulación declaró que los derechos de la recurrente habían caducado íntegramente.

5 El 12 de septiembre de 2014, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.

6 Mediante resolución de 21 de julio de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación, en la medida en que esta se refería a los productos de la clase 9, aunque dichos productos no eran objeto de la solicitud de caducidad parcial presentada por la coadyuvante. Sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el recurso se desestimó en todo lo demás. A este respecto, en primer lugar, la Sala de Recurso indicó, en los apartados 23 a 27 de la resolución impugnada, que las causas de caducidad debían apreciarse en la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad. En segundo lugar, en los apartados 28 a 33 de la resolución impugnada, consideró que la supuesta transformación de la marca controvertida en una designación usual de los productos y servicios de que se trata debía examinarse teniendo en cuenta la percepción de los usuarios finales checos. Por lo tanto, se negó a examinar pruebas en contrario aportadas por la recurrente y relativas a sus actividades encaminadas a defender su marca en otros Estados miembros distintos de la República Checa. En tercer lugar, en los apartados 34 a 47 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas durante el procedimiento acreditaban que el término «spinning» se había convertido en la República Checa en la designación usual de un tipo de «entrenamiento con ejercicio físico» y de los «equipos de ejercicio físico» utilizados para dicha actividad. En cuarto lugar, en los apartados 48 a 56 de la resolución impugnada, consideró que el hecho de que la marca impugnada se hubiera convertido en una designación usual era imputable a una actividad insuficiente de la recurrente para proteger su marca en la República Checa. En quinto lugar, en los apartados 57 a 61 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que varias resoluciones de la Úřad průmyslového vlastnictví (Oficina de Propiedad Intelectual de la República Checa) y de los tribunales checos confirmaban que la recurrente no había estado lo suficientemente atenta y no había realizado esfuerzos razonables para proteger su marca en la República Checa.

Pretensiones de las partes

7 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada en la medida en que en ella se declara la caducidad de la marca controvertida para los productos «equipos de ejercicio físico», de la clase 28, y el servicio «entrenamiento con ejercicio físico», de la clase 41.

- Condene en costas a la EUIPO.

8 La EUIPO solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

9 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

10 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, esencialmente, tres motivos basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009; en segundo lugar, en la vulneración del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales.

11 El primer motivo se basa, esencialmente, en cuatro imputaciones relativas, la primera, a errores de Derecho en lo referente a la fecha pertinente que debe tenerse en cuenta al apreciar la causa de caducidad; la segunda, al territorio pertinente que debe tenerse en cuenta al apreciar la causa de caducidad; la tercera, al público pertinente al que debe atenderse al apreciar la causa de caducidad y, la cuarta, a la apreciación errónea de los elementos de prueba.

Sobre la primera imputación del primer motivo, relativa a un error de Derecho referente a la fecha pertinente que debe tenerse en cuenta al apreciar la causa de caducidad

12 La recurrente sostiene esencialmente que la Sala de Recurso infringió el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al considerar que el momento pertinente para la apreciación de la causa de caducidad era la fecha en que la coadyuvante presentó su solicitud de caducidad de la marca controvertida. Para la recurrente, el momento pertinente para apreciar si la marca controvertida se ha transformado en una designación usual no es el de la presentación de la solicitud de caducidad, sino el de la resolución adoptada a raíz de dicha solicitud que haya adquirido firmeza. Según la recurrente, la causa de caducidad debe seguir existiendo en el momento de adoptarse la resolución en la que se declara la caducidad.

13 La EUIPO y la coadyuvante refutan esta argumentación.

14 A este respecto, en primer lugar, procede destacar que el artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 62, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) dispone lo siguiente:

La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

15 Tal como la Sala de Recurso consideró fundadamente en el apartado...