Sentenze nº T-672/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

• Resolution Date: December 13, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-672/16

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo C=commodore - Domanda di declaratoria di inefficacia della registrazione internazionale - Articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Mancanza di uso effettivo per una parte dei prodotti e dei servizi coperti dalla registrazione internazionale - Esistenza di ragioni legittime per la mancata utilizzazione

Nella causa T-672/16,

C=Holdings BV, con sede a Oldenzaal (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente da P. Maeyaert e K. Neefs, successivamente da P. Maeyaert e J. Muyldermans, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinnanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO

Trademarkers NV, con sede ad Anversa (Belgio),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 luglio 2016 (procedimento R 2585/2015-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Trademarkers e la C=Holdings,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2016;

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2016;

in seguito all’udienza del 4 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 26 aprile 2006 la Commodore International BV, alla quale è subentrata la C=Holdings BV, ricorrente, ha ottenuto dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la registrazione internazionale n. 907082, che designa, in particolare, l’Unione europea (in prosieguo: la «registrazione internazionale»).

2 Il marchio al quale è stata concessa la registrazione internazionale è il segno figurativo di seguito riprodotto:

3 La registrazione internazionale riguarda alcuni prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 25, 38, e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

4 La registrazione internazionale è giunta all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il 21 dicembre 2006, è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 52/2006 del 25 dicembre 2006 e le è stata riconosciuta una protezione identica a quella concessa a un marchio dell’Unione europea il 25 ottobre 2007 (Bollettino dei marchi comunitari n. 60/2007, del 29 ottobre 2007).

5 Il 26 settembre 2014 la Trademarkers NV ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di declaratoria di inefficacia della registrazione internazionale, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [divenuto articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001].

6 La Trademarkers ha chiesto la decadenza della ricorrente dai diritti sulla registrazione internazionale per il mancato uso effettivo di quest’ultima come marchio nell’Unione europea per un periodo ininterrotto di cinque anni.

7 Mentre, con decisione del 3 novembre 2015, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di decadenza per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione internazionale, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 13 luglio 2016 (procedimento R 2585/2015-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Trademarkers e la C=Holdings (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha parzialmente annullato la decisione del 3 novembre 2015, ritenendo che la ricorrente avesse dimostrato l’uso effettivo della registrazione internazionale durante il periodo di riferimento, ossia dal 26 settembre 2009 al 25 settembre 2014, come marchio dell’Unione europea per i programmi per giochi elettronici da utilizzare con computer, televisori e monitor, e software per console di videogiochi, rientranti nella classe 9.

8 Per contro, la commissione di ricorso ha ritenuto, al pari della divisione di annullamento, che la ricorrente, da un lato, non avesse dimostrato l’uso effettivo degli altri prodotti e servizi e, dall’altro, che le ragioni dedotte per la mancata utilizzazione non potessero essere considerate come ragioni legittime ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha annullato la decisione del 3 novembre 2015 relativa ai prodotti menzionati al precedente punto 7, per i quali la registrazione internazionale rimane valida, respinto il ricorso quanto al resto e condannato ciascuna parte a farsi carico delle proprie spese.

Procedimento e conclusioni delle parti

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto la sua domanda e rinviare la causa dinanzi alla stessa;

- condannare l’EUIPO alle spese.

11 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sull’oggetto della controversia

12 Si deve precisare, in limine, come risulta espressamente dai punti 15 e 46 dell’atto introduttivo del ricorso, che esso non è diretto contro la parte della decisione impugnata che riconosce l’esistenza di un uso effettivo della registrazione internazionale come marchio dell’Unione europea per i prodotti elencati al punto 7 supra, rientranti nella classe 9. La ricorrente non contesta neppure i punti da 18 a 26 della decisione impugnata, relativi al fatto che, secondo la commissione di ricorso, essa non ha dimostrato l’uso effettivo per quanto riguarda, da un lato, i servizi e dall’altro, i prodotti diversi da quelli elencati al punto 7 supra (in prosieguo: i «prodotti e servizi controversi»). Essa concentra quindi la propria argomentazione sull’esistenza, a suo avviso, di ragioni legittime per la mancata utilizzazione della registrazione internazionale come marchio dell’Unione europea per i prodotti e i servizi controversi.

13 Nel controricorso l’EUIPO concorda con tale delimitazione dell’oggetto della controversia.

Nel merito

14 La ricorrente deduce, a sostegno del suo ricorso, un «motivo in diritto unico», vertente sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001) e all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Essa deduce inoltre la violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001).

15 Occorre anzitutto esaminare il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

16 Secondo l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, «[s]e entro cinque anni dalla registrazione il marchio dell’Unione europea non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio dell’Unione europea è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

17 Ai sensi dell’articolo. 51, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, «[i]l titolare del marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione (...)».

18 Secondo la giurisprudenza, solo ostacoli aventi un legame sufficientemente diretto con il marchio da rendere l’uso impossibile o irragionevole e che siano indipendenti dalla volontà del titolare del detto marchio possono essere qualificati come «ragioni legittime» per la sua mancata utilizzazione. Occorre accertare, caso per caso, se un mutamento della strategia imprenditoriale, volto al superamento dell’ostacolo in questione, renda irragionevole l’uso di detto marchio [sentenze del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C-252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 96, e del 29 giugno 2017, Martín Osete/EUIPO - Rey (AN IDEAL WIFE e a.), da T-427/16 a T-429/16, non pubblicata, EU:T:2017:455, punto 50; v., altresì, per analogia, sentenza del 14 giugno 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punto 54].

19 La Corte precisa, per quanto riguarda la nozione di uso irragionevole, che, qualora l’ostacolo sia tale da compromettere seriamente un uso appropriato del marchio, non si può ragionevolmente chiedere al suo titolare di utilizzarlo nonostante tutto. Così, a titolo di esempio, non si potrebbe ragionevolmente chiedere al titolare di un marchio di commercializzare i propri prodotti presso i punti vendita dei suoi concorrenti. In simili casi, non appare ragionevole esigere che il titolare del marchio modifichi la sua...