Sentenze nº T-830/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

• Resolution Date: December 13, 2018
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-830/16

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo PLOMBIR - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Esame dei fatti - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

Nella causa T-830/16,

Monolith Frost GmbH, con sede a Leopoldshöhe (Germania), rappresentata da E. Liebich e S. Labesius, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder, D. Walicka e M. Fischer, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Dovgan GmbH, con sede ad Amburgo (Germania), rappresentata da J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 1812/2015-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Monolith Frost e la Dovgan,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ukelyte, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2017,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2017

in seguito all’udienza del 17 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 14 giugno 2010 l’interveniente, Dovgan GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PLOMBIR.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29 e 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, in particolare, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 29: «Composte, uova, latte e prodotti lattiero-caseari»;

- classe 30: «Gelati commestibili, caffè, cacao».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2011/118 del 27 giugno 2011. Il 4 ottobre 2011 il marchio controverso è stato registrato come marchio dell’Unione europea, con il numero 009171695, per i prodotti di cui al punto 3 supra.

5 Il 12 maggio 2014 la ricorrente, Monolith Frost GmbH, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio PLOMBIR per i prodotti di cui al punto 3 supra, sulla base del combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001].

6 A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto un imperativo di disponibilità per l’esportazione e ha allegato che il marchio contestato era la traslitterazione in caratteri latini del termine «Пломбир», che, in russo, significa «gelato». Essa ha fatto valere che il carattere descrittivo del marchio contestato sarebbe percepito dalle persone che risiedono in Germania e negli altri paesi dell’Unione europea, come gli Stati baltici, che conoscono il russo.

7 Con decisione del 14 luglio 2015 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità per alcuni prodotti di cui alle classi 29 (latte e prodotti lattiero-caseari) e 30 (gelati commestibili) (in prosieguo, congiuntamente: i «prodotti in causa»).

8 Il 9 novembre 2015 l’interveniente ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di annullamento. Essa ha motivato il suo ricorso il 16 novembre 2015.

9 Con decisione del 22 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e respinto integralmente il ricorso di nullità. In particolare, in primo luogo, essa ha ritenuto che, anche se i prodotti in causa erano destinati, nel caso di specie, ad ogni consumatore finale, indipendentemente dalla sua età, dal suo reddito o dalle sue conoscenze linguistiche, occorreva limitare la valutazione del carattere descrittivo del marchio contestato al solo territorio tedesco, dal momento che le prove prodotte e le spiegazioni della ricorrente interessavano unicamente tale territorio.

10 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato che una percentuale sufficientemente rilevante dei consumatori finali dei prodotti in causa in Germania capiva il russo, in quanto gli elementi di prova forniti a tale riguardo erano poco affidabili o inadeguati.

11 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che la ricorrente non aveva provato che il pubblico di riferimento comprenderebbe precisamente il senso del termine «plombir». A tale riguardo, la commissione ha precisato che, poiché il pubblico di riferimento tedesco dovrebbe effettuare la traslitterazione del termine «plombir» in caratteri cirillici e riconoscerlo come il termine «Пломбир», derivante dal russo, prima di potergli attribuire un significato descrittivo, esso sarebbe obbligato a realizzare un doppio sforzo intellettivo. Infine, essa ha considerato di non disporre di elementi di prova sufficienti per concludere che il termine «plombir» o «Пломбир», designava, in russo, i «gelati commestibili».

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

13 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

14 L’EUIPO e l’interveniente fanno valere che alcuni documenti sono stati depositati per la prima volta dinanzi al Tribunale, vale a dire gli allegati da K6 a K12 e K14 e K15 al ricorso nonché gli allegati da K16 a K24 alla domanda di fissazione dell’udienza, che riguardano la comprensione del russo in Germania e nel resto dell’Unione, ivi compreso, in particolare, negli Stati baltici, la definizione del termine «Пломбир» mediante dizionari on-line e l’utilizzo del termine «plombir» per fini descrittivi, per designare il gelato, in Germania.

15 A tal proposito, occorre rammentare che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento 2017/1001), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 54, e del 21 aprile 2005, Ampafrance/UAMI - Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, EU:T:2005:140, punto 29].

16 Tuttavia, né alle parti né al Tribunale stesso si può impedire di ispirarsi ad elementi derivati dalla legislazione, dalla giurisprudenza o dalla dottrina nazionali, allorché non si tratta di contestare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una determinata sentenza nazionale, ma di richiamare una determinata giurisprudenza o dottrina a sostegno di un motivo vertente sull’errata applicazione da parte della commissione di ricorso di una disposizione del regolamento n. 207/2009 [v. sentenza del 18 marzo 2016, Karl-May-Verlag/UAMI - Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].

17 Nel...