Sentenze nº T-287/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 07, 2019

• Resolution Date: February 07, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-287/17

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SWEMAC - Denominazione sociale o nome commerciale nazionale anteriore SWEMAC Medical Appliances AB - Impedimento alla registrazione relativo - Preclusione per tolleranza - Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Rischio di confusione - Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

Nella causa T-287/17,

Swemac Innovation AB, con sede a Linköping (Svezia), rappresentata da G. Nygren, avocat,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

SWEMAC Medical Appliances AB, con sede a Täby (Svezia), rappresentata da P. Jonsell, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2017 (procedimento R 3000/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Swemac Innovation e la SWEMAC Medical Appliances,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2017,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2017,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2017,

vista la decisione del 28 novembre 2017 di sospendere il procedimento,

vista la lettera della ricorrente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 2 ottobre 2007 la ricorrente, Swemac Innovation AB, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo SWEMAC.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano segnatamente nelle classi 10 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici e medici»;

- classe 42: «Ricerca e sviluppo di apparecchi e strumenti chirurgici e medici».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 9/2008, del 25 febbraio 2008, e il segno denominativo SWEMAC è stato registrato come marchio dell’Unione europea il 4 settembre 2008, con il numero 006326117, per i prodotti e i servizi menzionati al precedente punto 3.

5 Il 3 settembre 2013 l’interveniente, SWEMAC Medical Appliances AB, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio contestato ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001), per tutti i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 3.

6 A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità l’interveniente ha invocato la denominazione sociale svedese SWEMAC Medical Appliances AB (in prosieguo: il «segno anteriore»), registrata, quale impresa, il 12 dicembre 1997 per le attività di «Progettazione, produzione e vendita di dispositivi principalmente medici e di strumenti correlati, nonché attività compatibili con tali prodotti», e, quale denominazione sociale, il 10 febbraio 1998. Essa ha affermato che sussisteva un rischio di confusione e ha prodotto elementi probatori al fine di dimostrare l’uso del segno anteriore nell’ambito della normale prassi commerciale.

7 Il 25 settembre 2014 la divisione di annullamento ha integralmente respinto la domanda di dichiarazione di nullità, atteso che l’interveniente non aveva fornito la prova del fatto che la portata dell’uso del segno anteriore in Svezia non fosse puramente locale al momento del deposito della domanda di dichiarazione di nullità e che, di conseguenza, una delle condizioni sancite dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non risultava soddisfatta.

8 Il 24 novembre 2014 l’interveniente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001). Nell’ambito di tale ricorso, essa ha prodotto ulteriori elementi di prova relativi all’uso del segno anteriore.

9 Con decisione del 24 febbraio 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio controverso per i prodotti e i servizi indicati al precedente punto 3.

10 In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’interveniente avesse dimostrato di soddisfare le condizioni richieste dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la legislazione svedese.

11 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione. Al riguardo, essa ha sottolineato l’elevato grado di somiglianza tanto tra i prodotti e i servizi in questione, che sono identici o molto simili, quanto tra il segno anteriore e il marchio contestato, entrambi contenenti l’elemento distintivo e dominante «swemac».

12 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha verificato se un’eventuale coesistenza dei segni in conflitto potesse ridurre il rischio di confusione accertato, e ha concluso che una tale coesistenza non era stata accertata, data l’assenza di prove dell’uso del marchio contestato e di una coesistenza che sarebbe fondata sull’insussistenza di un rischio di confusione.

13 In quarto luogo, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente attinente alla preclusione per tolleranza ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001).

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e ripristinare la piena validità del marchio contestato, anche per i prodotti e i servizi in questione;

- condannare l’interveniente a sopportare le sue spese dinanzi all’EUIPO e alla commissione di ricorso, pari a EUR 1.000;

- condannare l’EUIPO e l’interveniente a sopportare le sue spese dinanzi al Tribunale.

15 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

16 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio contestato;

- condannare la ricorrente alle spese da essa sostenute nel corso dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi all’EUIPO.

In diritto

Sulla ricevibilità dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

17 L’EUIPO contesta la ricevibilità degli allegati al ricorso A.2, A.3, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13 e A.14. Infatti, tali elementi non sarebbero stati prodotti in alcuna fase del procedimento dinanzi all’EUIPO. Gli allegati in questione sono stati prodotti dalla ricorrente al fine di dimostrare che essa avrebbe acquisito «un diritto sul marchio contestato» prima del deposito della domanda di registrazione dello stesso (allegati A.2 e A.3), l’utilizzo ininterrotto del marchio contestato tra il 2009 e il 2016 per apparecchi e strumenti chirurgici e medici (allegato A.9), la ragione del ritardo nella registrazione della nuova denominazione sociale della sua controllata (allegato A.11), nonché la coesistenza dei segni in conflitto (allegati A.12, A.13 e A.14). Infine, l’allegato A.10 è stato prodotto a sostegno della posizione della ricorrente secondo cui non sussisterebbe alcun rischio di confusione.

18 Si deve osservare che, tenuto conto dell’oggetto del ricorso previsto dall’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento 2017/1001), la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare, nell’ambito di un siffatto ricorso, le circostanze fattuali alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad essa [v. sentenza del 9 febbraio 2017, International Gaming Projects/EUIPO - adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T-82/16, non pubblicata, EU:T:2017:66, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].

19 Nel caso di specie, i...