Case nº C-578/17 of Tribunal de Justicia, March 27, 2019

• Resolution Date: March 27, 2019
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-578/17

Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Marcas - Directiva 2008/95/CE - Artículo 2 y artículo 3, apartado 1, letra b) - Denegación de registro o nulidad - Apreciación in concreto del carácter distintivo - Calificación de una marca - Relevancia - Marca de color o marca figurativa - Representación gráfica de una marca presentada en forma figurativa - Requisitos de registro - Representación gráfica insuficientemente clara y precisa

En el asunto C-578/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), mediante resolución de 28 de septiembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de octubre de 2017, en el procedimiento iniciado por

Oy Hartwall Ab

con intervención de:

Patentti- ja rekisterihallitus,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de la Sala Séptima, en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, y la Sra. K. Jürimäe y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász (Ponente) y C. Vajda, Jueces;

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe;

Secretario: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de septiembre de 2018;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Oy Hartwall Ab, por el Sr. J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja;

- en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. S. Hartikainen, en calidad de agente;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier e I. Koskinen y por la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de noviembre de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2 y del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento iniciado por Oy Hartwall Ab en relación con la desestimación, por el Patentti- ja rekisterihallitus (Oficina Nacional de Patentes y Registro, Finlandia), de una solicitud de registro de una marca presentada por Hartwall.

Marco jurídico

Directiva 2008/95

3 El considerando 6 de la Directiva 2008/95 establece:

Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.

4 El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», establece:

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras -incluidos los nombres de personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

5 Bajo el epígrafe «Causas de denegación o de nulidad», el artículo 3 de la referida Directiva dispone, en sus apartados 1 y 3:

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.

Derecho finlandés

6 La tavaramerkkilaki (7/1964) [Ley de marcas (7/1964)], en su versión aplicable al litigio principal, dispone, en su artículo 1, apartado 2, que «pueden constituir marcas todos los signos susceptibles de representación gráfica que permitan distinguir los productos comercializados de otros productos. Puede constituir una marca, en particular, una palabra -incluidos los nombres de personas-, un dibujo o modelo, una letra, una cifra o la forma del producto o su presentación».

7 A tenor del artículo 13 de dicha Ley, «la marca cuyo registro se solicite debe permitir distinguir los productos de su titular de los de un tercero. [...] Al examinar el carácter distintivo de un signo, deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto, en particular desde hace cuánto tiempo y con qué extensión se usa la marca».

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8 Mediante solicitud de 20 de septiembre de 2012, Hartwall solicitó a la Oficina Nacional de Patentes y Registro el registro, como marca de color, del signo representado a continuación y descrito como sigue: «Los colores del signo son el azul (PMS 2748, PMS CYAN) y el gris (PMS 877)» (en lo sucesivo, «marca controvertida»).

9 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 32, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción «Aguas minerales».

10 A raíz de una decisión previa de la Oficina Nacional de Patentes y Registro, Hartwall precisó que solicitaba el registro de la marca en cuestión como «marca de color», y no como marca figurativa.

11 Mediante resolución de 5 de junio de 2013, la Oficina Nacional de Patentes y Registro desestimó la solicitud de marca por falta de carácter distintivo.

12 A este respecto, la Oficina Nacional de Patentes y Registro subrayó que no puede permitirse el registro de un derecho exclusivo sobre determinados colores sin que haya una prueba fundada de que los colores cuyo registro se solicita en virtud del Derecho de marcas han adquirido carácter distintivo gracias a un uso extenso y duradero.

13 La resolución de la Oficina Nacional de Patentes y Registro indicaba que el estudio de mercado presentado por Hartwall mostraba que el renombre de la marca de que se trata había quedado acreditado, no con respecto a los colores como tales, sino con respecto al signo figurativo que tiene contornos definidos y determinados. Por lo tanto, en la resolución se consideró que, contrariamente a la exigencia resultante de una práctica reiterada de dicha Oficina, no se había demostrado que la combinación de colores cuya protección se solicitaba se hubiera utilizado para identificar los productos que ofrece Hartwall durante tanto tiempo y de forma tan extensa como para haber adquirido en Finlandia, en la fecha de solicitud de registro, carácter distintivo como consecuencia de dicho uso.

14 Contra la referida resolución de la Oficina Nacional de Patentes y Registro, Hartwall presentó ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil y de los Contratos Públicos, Finlandia) un recurso que fue desestimado.

15 Como fundamento de dicha resolución, el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil y de los Contratos Públicos) señaló que la representación gráfica cuya protección se solicitaba con arreglo al Derecho de marcas no contenía ninguna disposición sistemática que asociase los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente y que, por esa razón, el referido signo no cumplía los requisitos de representación gráfica de un signo tal como están previstos en la Ley de marcas (7/1964).

16 Hartwall interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), recurso contra la resolución del markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil y de los Contratos Públicos).

17 El órgano jurisdiccional remitente señala que, según su conocimiento, el Tribunal de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre si un signo representado en forma de una imagen en color puede registrarse como «marca de color» o no. Añade que el Tribunal de Justicia tampoco se ha pronunciado sobre la incidencia que tiene la calificación de una marca como marca de color en la apreciación del carácter distintivo de dicha marca.

18 El tribunal remitente subraya la importancia que reviste la respuesta que se dé a esta cuestión en el asunto del que conoce, puesto que la Oficina Nacional de Patentes y Registro considera que, en materia de marcas de color, el carácter distintivo del signo debe demostrarse por un uso extenso y duradero de dicho signo.

19 Por consiguiente, se pregunta sobre las consecuencias que tiene la calificación que da a un signo el solicitante de protección de dicho signo en virtud del Derecho de marcas.

20 En estas circunstancias, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

1) Al interpretar el requisito del carácter distintivo de una marca con arreglo a los artículos 2 y 3, apartado 1, letra b), de la Directiva [2008/95], ¿es relevante el hecho de que se solicite el registro de la marca como marca figurativa o de que se solicite...