Case nº T-910/16 of Tribunal General de la Unión Europea, Sala Quinta, April 04, 2019

• Resolution Date: April 04, 2019
• Issuing Organization: Sala Quinta
• Decision Number: T-910/16

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de caducidad - Marca figurativa de la Unión TESTA ROSSA - Declaración parcial de caducidad - Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001] - Prueba del uso - Uso externo de la marca controvertida - Igualdad de trato

En los asuntos T-910/16 y T-911/16,

Kurt Hesse, con domicilio en Núremberg (Alemania), representado por el Sr. M. Krogmann, abogado,

parte recurrente en el asunto T-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, con domicilio social en Mils (Austria), representada por el Sr. T. Raubal, abogado,

parte recurrente en el asunto T-911/16,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. M. Fischer, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvantes ante el Tribunal General en el asunto T-910/16 y en el asunto T-911/16, respectivamente, son:

Wedl & Hofmann GmbH,

y

Kurt Hesse,

que tiene por objeto sendos recursos interpuestos contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de octubre de 2016 (asunto R 68/2016-1), relativa a un procedimiento de caducidad entre el Sr. Hesse y Weld & Hofmann,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. I. Ulloa Rubio (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado los escritos de recurso presentados en la Secretaría del Tribunal General el 23 de diciembre de 2016;

habiendo considerado los escritos de contestación de la EUIPO presentados en la Secretaría del Tribunal General el 15 de marzo de 2017;

habiendo considerado los escritos de contestación de las partes coadyuvantes presentados en la Secretaría del Tribunal General el 9 de marzo (asunto T-910/16) y el 23 de marzo de 2017 (asunto T-911/16);

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista oral en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver sin fase oral;

dicta la presente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 8 de julio de 2008, la recurrente en el asunto T-911/16 y coadyuvante en el asunto T-910/16, Wedl & Hofmann GmbH, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente, para el que se reivindicaban los colores negro y rojo (Pantone 186 C):

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 y 38 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

- Clase 7: «Molinillos de café que no sean manuales (eléctricos)».

- Clase 11: «Máquinas de café eléctricas; utensilios eléctricos de cocción, en particular material para elaborar bebidas calientes y frías; aparatos y máquinas de hielo».

- Clase 20: «Muebles».

- Clase 21: «Utensilios y recipientes para el hogar y la cocina; aparatos de filtro para café (no eléctricos); cafeteras (no eléctricas); molinillos de café a mano; cristalería, porcelana, en particular vajillas; artículos de vidrio para bebidas».

- Clase 25: «Vestidos, en particular prendas de gimnasia y deporte, delantales, camisas, polos y camisetas; sombrerería».

- Clase 28: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte, en particular palos de golf, bolsas para palos de golf, pelotas de golf, balones de fútbol, raquetas de tenis, bolsas de tenis, pelotas de tenis, no comprendidos en otras clases».

- Clase 30: «Café, té, cacao, azúcar; pastelería y confitería, helados; chocolate; bebidas a base de chocolate; dulces».

- Clase 34: «Artículos para fumadores; cerillas».

- Clase 38: «Telecomunicaciones, en particular facilitación de conexiones de telecomunicaciones a una red informática mundial».

4 La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 43/2008, de 27 de octubre de 2008. La marca fue registrada el 11 de mayo de 2009 con el número 007070519 para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior.

5 El 15 de octubre de 2014, el recurrente en el asunto T-910/16 y coadyuvante en el asunto T-911/16, el Sr. Kurt Hesse, presentó una solicitud de caducidad parcial de la marca controvertida sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001) para los productos y servicios de las clases 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 y 38, con excepción de los productos «café, té, cacao, azúcar; chocolate; bebidas a base de chocolate; dulces» comprendidos en la clase 30.

6 El 17 de febrero de 2015, Wedl & Hofmann formuló, en el plazo establecido, observaciones acerca del uso de la marca controvertida y solicitó la desestimación de la solicitud de caducidad, si bien sin presentar todas las pruebas de uso. Wedl & Hofmann envió por correo las pruebas del uso, que llegaron a la EUIPO el 23 de febrero de 2015, después de expirado el plazo. El 10 de mayo de 2015, Wedl & Hofmann presentó determinados documentos adicionales a fin de acreditar el uso efectivo de la marca controvertida.

7 El 17 de noviembre de 2015, la División de Anulación declaró que los derechos de Wedl & Hofmann relativos a todos los productos y servicios contemplados por la solicitud de caducidad habían caducado, con efectos a 15 de octubre de 2014.

8 El 13 de enero de 2016, Wedl & Hofmann interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.

9 Mediante resolución de 5 de octubre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente el recurso de Wedl & Hofmann y anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación en la medida en que mantuvo el registro de la marca controvertida para los «recipientes para el hogar y la cocina; cristalería, porcelana, en particular vajillas; artículos de vidrio para bebidas» pertenecientes a la clase 21 y para los «vestidos, en particular delantales, camisas, polos y camisetas; sombrerería» comprendidos en la clase 25 (en lo sucesivo, «productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25»). En concreto, la Sala de Recurso consideró, en primer lugar, que las pruebas presentadas extemporáneamente por Wedl & Hofmann eran admisibles sobre la base del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001). A este respecto, recordó, en el apartado 22 de la resolución impugnada, que el artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009 investía a la EUIPO con la facultad de apreciación a efectos de decidir si procedía o no tener en cuenta los hechos y las pruebas presentados extemporáneamente y añadió que el Tribunal de Justicia había declarado que, como regla general y salvo disposición en contrario, la presentación de hechos y pruebas seguía siendo posible una vez expirados los plazos a los que estaba supeditada dicha presentación, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.º 207/2009, y que en modo alguno se prohibía a la EUIPO tener en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados, por tanto, extemporáneamente. A continuación, la Sala de Recurso puso de relieve que el uso de cara al exterior de una marca no equivalía necesariamente a un uso orientado hacia los consumidores finales y que no cabía excluir el carácter efectivo del uso alegado por Wedl & Hofmann por el mero hecho de que las actuaciones comerciales que adujo no se dirigiesen a los consumidores finales, sino a clientes industriales como licenciatarios o franquiciados. Así pues, la Sala de Recurso consideró que Wedl & Hofmann, sobre la base de las pruebas aportadas, había acreditado el uso efectivo de la marca controvertida en lo relativo a los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25. Por último, la Sala de Recurso estimó que las pruebas no bastaban para demostrar el uso de la marca controvertida para los demás productos y servicios contemplados en la solicitud de caducidad.

Pretensiones de las partes

Asunto T-910/16

10 El Sr. Hesse solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada y declare que los derechos de Wedl & Hofmann también han caducado para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25.

- Condene en costas a la EUIPO.

11 La EUIPO y Wedl & Hofmann solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas al Sr. Hesse.

Asunto T-911/16

12 Wedl & Hofmann solicita al Tribunal que:

- Anule o modifique la resolución impugnada.

- Condene en costas a la EUIPO.

13 La EUIPO y el Sr. Hesse solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a Wedl & Hofmann.

Fundamentos de Derecho

14 Oídas las partes al respecto, procede acumular los presentes asuntos a efectos de la resolución que ponga fin al proceso, de conformidad con el artículo 19, apartado 2, y con el artículo 68, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del...