Case nº C-690/17 of Tribunal de Justicia, April 11, 2019

• Resolution Date: April 11, 2019
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-690/17

Procedimiento prejudicial - Propiedad intelectual - Marcas - Reglamento (CE) n.º 207/2009 - Artículo 9, apartado 1 - Directiva 2008/95/CE - Artículo 5, apartados 1 y 2 - Derechos conferidos por la marca - Marca individual constituida por una etiqueta de un test de calidad

En el asunto C-690/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 30 de noviembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de diciembre de 2017, en el procedimiento entre

ÖKO-Test Verlag GmbH

y

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. D. Dittert, jefe de unidad;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de noviembre de 2018;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de ÖKO-Test Verlag GmbH, por la Sra. N. Dinig, Rechtsanwältin;

- en nombre de Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, por el Sr. M. Wiume, Rechtsanwalt;

- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze, M. Hellmann, J. Techert y U. Bartl, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier, W. Mölls y G. Braun, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de enero de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), y del artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre ÖKO-Test Verlag GmbH y Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Dr. Liebe»), en relación con el uso de un signo idéntico o similar a una marca individual constituida por un distintivo de calidad.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento n.º 207/2009

3 El Reglamento n.º 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, la presente remisión prejudicial se examina a la luz del Reglamento n.º 207/2009, en su versión inicial.

4 A tenor del considerando 8 del Reglamento n.º 207/2009:

La protección otorgada por la marca [de la Unión], cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. [...]

5 El artículo 9, apartados 1 y 2, del citado Reglamento, disponía lo siguiente:

1. La marca [de la Unión] confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca [de la Unión], para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca [de la Unión] y por ser los productos o servicios protegidos por la marca [de la Unión] y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca [de la Unión], para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca [de la Unión], si esta fuera notoriamente conocida en la [Unión] y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca [de la Unión] o fuera perjudicial para los mismos.

2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

[...]

.

Directiva 2008/95

6 La Directiva 2008/95, por la que se derogó y sustituyó la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), fue a su vez derogada y sustituida, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos que están en el origen del litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de la Directiva 2008/95.

7 El considerando 11 de la Directiva 2008/95 afirmaba lo siguiente:

La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. [...]

8 A tenor del artículo 5, apartados 1 a 3, de la Directiva 2008/95:

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

[...]

.

Derecho alemán

9 La República Federal de Alemania ha hecho uso de la opción que ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, por medio del artículo 14, apartado 2, punto 3, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10 ÖKO-Test Verlag es una empresa que, mediante pruebas de funcionamiento y de conformidad, evalúa productos para, a continuación, informar al público de los resultados de tales evaluaciones. Vende una revista que se publica en Alemania y que contiene los mencionados resultados, además de información general destinada a los consumidores.

11 Desde el año 2012, ÖKO-Test Verlag es titular de una marca de la Unión constituida por el signo siguiente, que representa un distintivo destinado a presentar el resultado de las pruebas a las que se han sometido los productos (en lo sucesivo, «distintivo de calidad»):

12 Es titular también de una marca nacional constituida por el mismo distintivo de calidad.

13 Las mencionadas marcas (en lo sucesivo denominadas, conjuntamente, «marcas ÖKO-TEST») están registradas, en particular, para productos de imprenta y para servicios consistentes en la realización de pruebas y en facilitar información, así como en el asesoramiento a consumidores.

14 ÖKO-Test Verlag selecciona los productos que pretende someter a pruebas y los evalúa sobre la base de parámetros científicos que también elige, sin solicitar el consentimiento de los fabricantes. A continuación, publica los resultados de tales pruebas en su revista.

15 En su caso, ÖKO-Test Verlag propone al fabricante de un producto sometido a pruebas celebrar con ella un contrato de licencia. En los términos de tal contrato, se autoriza al fabricante, a cambio del pago de una cantidad de dinero, a colocar en sus productos el distintivo de calidad con el correspondiente resultado (que debe aparecer dentro de la casilla cuyo contorno forma parte del distintivo de calidad). La licencia sigue siendo válida hasta el momento en que ÖKO-Test Verlag organiza una nueva prueba para el producto de que se trate.

16 Dr. Liebe es una empresa que fabrica y comercializa pasta de dientes, especialmente de la gama «Aminomed». Entre los dentífricos de esa gama, el producto «Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme fue sometido a pruebas por ÖKO-Test Verlag en 2005, obteniendo la calificación de «sehr gut» («sobresaliente»). Aquel mismo año, Dr. Liebe celebró un contrato de licencia con ÖKO-Test Verlag.

17 En 2014, ÖKO-Test Verlag tuvo...