Sentenze nº T-221/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 06, 2019

• Resolution Date: June 06, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-221/18

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo BATTISTINO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BATTISTA - Dichiarazione di nullità - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-221/18,

Torrefazione Caffè Michele Battista Srl, con sede in Triggiano (Italia), rappresentata da V. Franchini, F. Paesan e R. Bia, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Battista Nino Caffè Srl, con sede in Triggiano, rappresentata da D. Russo, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 gennaio 2018 (procedimento R 402/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Battista Nino Caffè e la Torrefazione Caffè Michele Battista,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas (relatore) e A. Marcoulli, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2018,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le relative risposte di queste ultime, depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 e il 10 dicembre 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 4 novembre 2010 la Torrefazione Caffè Michele Battista Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione europea dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il marchio denominativo BATTISTINO.

3 Il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione rientra nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrisponde alla seguente descrizione: «Caffè».

4 L’8 aprile 2011 la domanda di registrazione del marchio denominativo BATTISTINO è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2011/069. Il 9 febbraio 2012 il marchio in parola è stato registrato come registrazione internazionale che designa l’Unione europea, con il numero 1070313, per il prodotto menzionato al precedente punto 3.

5 Il 3 novembre 2015 la Battista Nino Caffè Srl, interveniente, ha proposto domanda di dichiarazione di nullità avverso il marchio citato al precedente punto 2, per il prodotto cui si riferisce tale marchio.

6 La domanda di dichiarazione di nullità era basata sui seguenti diritti anteriori:

- il marchio dell’Unione europea denominativo BATTISTA, registrato il 21 maggio 2003 con il numero 2487874, per i prodotti rientranti nella classe 30 e che corrispondono alla seguente descrizione: «caffè, bevande a base di caffè»;

- il marchio dell’Unione europea figurativo, registrato il 12 giugno 2003 con il numero 2487254, per i prodotti rientranti nella classe 30 e che corrispondono alla seguente descrizione: «caffè, bevande a base di caffè», e riprodotto di seguito:

- il marchio dell’Unione europea figurativo, registrato il 12 dicembre 2001 con il numero 1849421, per i prodotti rientranti nella classe 30 e che corrispondono alla seguente descrizione: «caffè, bevande a base di caffè», e riprodotto di seguito:

- il marchio italiano figurativo, registrato il 7 gennaio 1999 con il numero 767361, per i prodotti rientranti nella classe 30 e che corrispondono alla seguente descrizione: «caffè e i suoi derivati», e riprodotto di seguito:

7 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello previsto all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001] letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

8 Con decisione del 22 dicembre 2016, la divisione di annullamento ha accolto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità e ha dichiarato nullo il marchio menzionato al precedente punto 2 per il prodotto contrassegnato da detto marchio.

9 Avverso la decisione della divisione di annullamento, il 21 febbraio 2017 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

10 Con decisione del 22 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente. In particolare, la commissione di ricorso ha deciso di esaminare la domanda di dichiarazione di nullità tenendo conto del marchio denominativo anteriore BATTISTA (in prosieguo: il «marchio anteriore»). In proposito, la commissione di ricorso ha rilevato, in primo luogo, che l’uso effettivo del marchio anteriore era stato dimostrato in relazione al caffè, rientrante nella classe 30 e contrassegnato da tale marchio, con riferimento ai due periodi rilevanti previsti all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, compresi, rispettivamente, tra il 3 novembre 2010 e il 2 novembre 2015 e tra l’8 ottobre 2006 e il 7 ottobre 2011. In secondo luogo, nell’ambito della valutazione del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che il prodotto riguardo al quale era stato provato l’uso effettivo del marchio anteriore era identico al prodotto contrassegnato dal marchio controverso. Essa ha constatato, poi, che i segni in conflitto erano simili, in un grado medio, sotto i profili visivo e fonetico. Infine, essa ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alcuna prova specifica volta a dimostrare la pacifica coesistenza dei marchi in esame. In tali condizioni, la commissione di ricorso ha dichiarato che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e che non risultava quindi necessario esaminare gli altri diritti anteriori su cui l’azione di nullità era stata basata.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, con conseguente rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso;

- condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese del presente procedimento e dei precedenti procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO e alla quinta commissione di ricorso dell’EUIPO.

12 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

14 Prima di esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente, il Tribunale ritiene necessario esporre le seguenti osservazioni in merito alla normativa applicabile nel caso di specie.

Sull’applicazione ratione temporis dei regolamenti sul marchio dell’Unione europea

15 In primo luogo occorre osservare che, nel caso di specie, la divisione di annullamento ha fondato la sua decisione del 22 dicembre 2016 sul regolamento n. 207/2009, nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).

16 In secondo luogo si deve rilevare che la commissione di ricorso, al punto 16 della decisione impugnata, ha affermato che «[o]gni riferimento effettuato nella presente decisione [si intendeva] quale riferimento al [regolamento] 2017/1001 (...), versione codificata del [regolamento] n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione». Inoltre, nel corso dell’analisi nel merito della controversia, la commissione di ricorso ha fatto più volte riferimento o alle sole disposizioni del regolamento 2017/1001, come, segnatamente, ai punti 19, 24 e 25 della decisione impugnata, o alle disposizioni del regolamento n. 207/2009 unitamente alle disposizioni equivalenti del regolamento 2017/1001, come, in...