Case nº T-651/18 of Tribunal General de la Unión Europea, Sala Octava, June 26, 2019

• Resolution Date: June 26, 2019
• Issuing Organization: Sala Octava
• Decision Number: T-651/18

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión HAWKERS - Marca figurativa anterior de la Unión HAWKERS - Motivo de denegación relativo - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001

En el asunto T-651/18,

Sonu Gangaram Balani Balani, con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas),

Anup Suresh Balani Shivdasani, con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria,

Amrit Suresh Balani Shivdasani, con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria,

representados por el Sr. A. Díaz Marrero, abogado,

partes recurrentes,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. J. Crespo Carrillo y H. O’Neill, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO era

Play Hawkers, S.L., con domicilio social en Elche (Alicante),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de agosto de 2018 (asunto R 396/2018-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Play Hawkers y los Sres. Balani Balani, Balani Shivdasani y Balani Shivdasani,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A.M. Collins, Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. G. De Baere (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de octubre de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 20 de febrero de 2019;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 11 de agosto de 2016, los recurrentes, los Sres. Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani y Amrit Suresh Balani Shivdasani, presentaron una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 14 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «relojes; cronómetros (relojes); relojes deportivos; metales preciosos; joyería; bisutería; artículos de bisutería; joyería, incluyendo bisutería y bisutería de plástico; piedras preciosas; artículos de relojería; productos de relojería; mecanismos de relojería; estuches para relojería; instrumentos de relojería».

4 El 10 de octubre de 2016, Play Hawkers, S.L., al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para todos los productos mencionados en el apartado 3 anterior.

5 La oposición se basaba esencialmente en la marca figurativa de la Unión que se reproduce a continuación, solicitada el 13 de octubre de 2015 y registrada el 5 de febrero de 2016 con el número 14675169 para designar, junto a otros productos, «gafas, gafas de sol, gafas para actividades deportivas; lentes para gafas; soportes para gafas; monturas para gafas; estuches y fundas para gafas; cadenitas y cordoncillos para gafas», pertenecientes a la clase 9:

6 Los motivos que se invocaron en apoyo de la oposición fueron los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento 2017/1001]. Se reivindicó así el renombre en España de la marca anterior para las «gafas, gafas de sol», productos de la clase 9.

7 El 22 de diciembre de 2017, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición, sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, para «relojes; cronómetros (relojes); relojes deportivos; joyería; bisutería; artículos de bisutería; joyería, incluyendo bisutería y bisutería de plástico; artículos de relojería; productos de relojería; estuches para relojería», todos productos de la clase 14 y objeto de la marca solicitada.

8 El 20 de febrero de 2018, los recurrentes interpusieron ante la EUIPO, al amparo de los artículos 66 a 68 del Reglamento 2017/1001, un recurso en el que solicitaron la anulación parcial de la resolución de la División de Oposición en la medida en que en esta se había estimado la oposición para «relojes; cronómetros; relojes deportivos; joyería; bisutería; artículos de relojería; productos de relojería; estuches para relojería».

9 Mediante resolución de 2 de agosto de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. La Sala de Recurso examinó la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, ya que la oposición se había fundado en la marca anterior de la Unión registrada con el número 14675169, cuyo renombre en España reivindicaba la oponente para las «gafas, gafas de sol». En primer lugar, la Sala de Recurso refrendó la conclusión de la División de Oposición de que las pruebas aportadas por la oponente demostraban que la marca anterior era muy conocida en España para designar «gafas de sol». En segundo lugar, la Sala de Recurso señaló que las partes coincidían en que las marcas en conflicto eran prácticamente idénticas. En tercer lugar, consideró que los productos objeto de dichas marcas se dirigían al público en general y que existía una cierta proximidad entre ellos, en particular en el ámbito de los accesorios de moda. Habida cuenta de la proximidad entre los productos, de la práctica identidad de las marcas en conflicto, del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior y del renombre de esta en el mercado español, la Sala de Recurso estimó que existía un vínculo entre los signos en conflicto. En cuarto lugar, la Sala de Recurso concluyó que existía el riesgo de que los recurrentes aprovechasen dicho vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior para asociar su signo a la notoriedad de que goza la marca anterior en el mercado español y, de este modo, obtener indebidamente provecho del renombre de esta.

Pretensiones de las partes

10 Los recurrentes solicitan al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.

- Declare que la marca solicitada debe registrarse para todos los productos para los que se estimó la oposición.

- Condene en costas a la EUIPO.

11 La EUIPO solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a los recurrentes.

Fundamentos de Derecho

12 En apoyo de su recurso, los recurrentes invocan un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. Este motivo se funda, en esencia, en dos imputaciones, destinadas a impugnar, en primer término, la apreciación de la Sala de Recurso relativa al renombre de la marca anterior y, en segundo término, la apreciación de la Sala de Recurso relativa a la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior.

13 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2 del mismo artículo, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta goza de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta goza de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

14 De los términos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 resulta que la aplicación de esta disposición está sujeta a requisitos acumulativos en cuanto concierne, en primer lugar, a la identidad o la similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, al renombre de la marca anterior alegada en apoyo de la oposición y, en tercer lugar, a la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o sea perjudicial para estos (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 54).

15 En cuanto atañe más concretamente al segundo requisito, relativo a la existencia de renombre de la marca, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que una marca goza de renombre en el sentido del Derecho de la Unión cuando la conoce una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio pertinente (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 55).

Sobre la primera imputación, relativa al renombre de la marca anterior

16 Los recurrentes aducen que la oponente no ha acreditado que la marca anterior goce de renombre en la Unión o en España.

17 Conviene recordar que, en la resolución impugnada, la...