Sentenze nº T-307/17 of Tribunal General de la Unión Europea, June 19, 2019

• Resolution Date: June 19, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-307/17

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura tre strisce parallele - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Forma d’uso che non può essere presa in considerazione - Forma che differisce dalla forma con la quale il marchio è stato registrato per variazioni non trascurabili - Inversione dello schema dei colori

Nella causa T-307/17,

adidas AG, con sede a Herzogenaurach (Germania), rappresentata da I. Fowler e I. Junkar, solicitors,

ricorrente,

sostenuta da

Marques, con sede a Leicester (Regno Unito), rappresentata da M. Treis, avvocato,

interveniente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Rajh e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Shoe Branding Europe BVBA, con sede a Oudenaarde (Belgio), rappresentata da J. Løje, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1515/2016-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Shoe Branding Europe e l’adidas,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk (relatrice) e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2017,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2017,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2017,

vista l’ordinanza del 5 dicembre 2017 con cui la Marques è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente,

vista la memoria di intervento della Marques depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2018,

viste le osservazioni della ricorrente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2018,

viste le osservazioni dell’EUIPO depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2018,

viste le osservazioni dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2018,

in seguito all’udienza del 24 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Fatti

   1 Il 18 dicembre 2013 la ricorrente, adidas AG, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

   2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è riprodotto qui di seguito:

   

   3 Nella domanda di registrazione, il marchio è identificato come marchio figurativo ed è descritto nei seguenti termini:

   Il marchio è costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione

   .

   4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Abbigliamento; scarpe; cappelleria».

   5 Il marchio è stato registrato il 21 maggio 2014 con il numero 12442166.

   6 Il 16 dicembre 2014 l’interveniente, Shoe Branding Europe BVBA, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

   7 Il 30 giugno 2016 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dall’interveniente, sulla base del rilievo che il marchio controverso era privo di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco sia acquisito in seguito all’uso.

   8 Contro la decisione della divisione di annullamento la ricorrente ha presentato, il 18 agosto 2016, un ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001). In tale ricorso, essa non ha contestato l’assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio controverso, ma, al contrario, ha sostenuto che detto marchio aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001).

   9 Con decisione del 7 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.

   10 Anzitutto, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio controverso era stato validamente registrato come marchio figurativo (punto 20 della decisione impugnata). In seguito, essa ha confermato la valutazione della divisione di annullamento secondo la quale tale marchio era privo di carattere distintivo intrinseco (punto 22 della decisione impugnata). Infine, la stessa ha esaminato gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e ha considerato che la stessa non aveva dimostrato che detto marchio avesse acquisito, in tutta l’Unione europea, un carattere distintivo in seguito all’uso (punto 69 della decisione impugnata). Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio controverso fosse stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e che, pertanto, dovesse essere dichiarato invalido (punto 72 della decisione impugnata).

2. Conclusioni delle parti

   11 La ricorrente, sostenuta dall’associazione Marques (in prosieguo: l’«associazione interveniente»), chiede che il Tribunale voglia:

   - annullare la decisione impugnata;

   - condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

   12 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

   - respingere il ricorso;

   - condannare la ricorrente alle spese;

   - condannare l’associazione interveniente a sopportare le proprie spese.

   13 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

   - respingere il ricorso;

   - condannare la ricorrente alle spese.

3. In diritto

   14 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, fa valere un motivo di ricorso unico, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, nonché con i principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

   15 Si può considerare che tale motivo di ricorso consti di due parti, dal momento che la ricorrente, in sostanza, fa valere, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha, erroneamente, escluso numerosi elementi di prova sulla base del fatto che essi riguardavano segni diversi dal marchio controverso e, in secondo luogo, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione ritenendo che non fosse dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto nel territorio dell’Unione.

   1. Considerazioni preliminari

      16 Da un lato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), tale impedimento alla registrazione assoluto trova applicazione anche se esiste solo per una parte dell’Unione. Tuttavia, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, detto impedimento non osta alla registrazione di un marchio se lo stesso ha acquisito, per i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, un carattere distintivo in seguito dell’uso che ne è stato fatto.

      17 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all’EUIPO, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché lo stesso è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento. Tuttavia, in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, qualora il marchio dell’Unione europea sia stato registrato in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento non può essere dichiarato nullo se, in seguito all’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

      18 Emerge pertanto dall’articolo 7, paragrafo 3, e dall’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’assenza di carattere distintivo intrinseco di un marchio registrato non comporta la nullità di detto marchio se quest’ultimo ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, prima della sua registrazione o tra la sua registrazione e la data della domanda di nullità [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, bet365 Group/EUIPO - Hansen (BET 365), T-304/16, EU:C:2017:912, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

      19 Si deve parimenti rammentare che il...