Sentenze nº T-261/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

• Resolution Date: September 24, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-261/18

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un quadrato nero contenente sette cerchi blu concentrici - Impedimento alla registrazione assoluto - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-261/18,

Roxtec AB, con sede in Karlskrona (Svezia), rappresentata da J. Olsson e J. Adamsson, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da V. Ruzek e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Wallmax Srl, con sede a Milano (Italia), rappresentata da F. Ferrari e L. Goglia, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’8 gennaio 2018 (procedimento R 940/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Wallmax e la Roxtec,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg (relatore) e B. Berke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2018,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2018,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti del 28 febbraio 2019 e le risposte a tale quesito depositate presso la cancelleria del Tribunale il 13 e 14 marzo 2019,

in seguito all’udienza del 29 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 6 luglio 2015 la ricorrente, Roxtec AB, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio per cui è stata richiesta la registrazione e per il quale sono stati rivendicati i colori «blu e nero», è il seguente segno figurativo:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 17 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «sigillanti di riempimento per cavi e tubi, in plastica o gomma»

4 La domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 127/2015 del 10 luglio 2015, e il marchio è stato registrato il 22 ottobre 2015 con il numero 14338735.

5 La ricorrente sviluppa e commercializza moduli di sigillatura che beneficiavano di tutela mediante brevetto fino al 2010.

6 Il 7 gennaio 2016 l’interveniente, Wallmax Srl, che produce e distribuisce moduli di sigillatura simili, ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio riprodotto al punto 2 supra per i prodotti da esso designati, deducendo, in primo luogo, i motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], e, in secondo luogo, il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], facendo valere che la ricorrente, nel depositare la sua domanda, aveva agito in malafede.

7 Con decisione del 14 marzo 2017 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità. Per quanto riguarda il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001], essa ha ritenuto, in particolare, in primo luogo, come del resto ammetteva la ricorrente, che il segno controverso facesse chiaramente riferimento ad una vista di un modulo di sigillatura di cavi; in secondo luogo, le caratteristiche essenziali del segno controverso erano sette cerchi concentrici blu posti su uno sfondo quadrato nero, separati l’uno dagli altri da una distanza identica alla loro larghezza, nonché il cerchio più piccolo, che è il più interno, che circonda al centro un cerchio nero più grande, e, in terzo luogo, da un lato, il marchio figurativo contestato non assomigliava oggettivamente, in alcun modo, ad un disegno tecnico o ad una rappresentazione bidimensionale di un prodotto tridimensionale e, dall’altro, vi erano numerose differenze oggettive tra il marchio controverso e la forma del modulo di sigillatura della ricorrente (in prosieguo: il «modulo di sigillatura»), quali il colore, il numero di cerchi concentrici e l’assenza di una linea di demarcazione. La divisione di annullamento ha quindi concluso che la registrazione del marchio controverso non rischiava di compromettere indebitamente la possibilità per i concorrenti di immettere sul mercato prodotti il cui sistema incorpora una tecnologia identica o simile ad una soluzione tecnica e che, di conseguenza, non doveva essere annullata in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento citato.

8 L’8 maggio 2017 l’interveniente ha impugnato la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

9 Con decisione dell’8 gennaio 2018, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento.

10 In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che, salvo l’elemento che consiste nel colore dello sfondo che non è distintivo, il segno controverso consisteva esclusivamente nella caratteristica principale del modulo di sigillatura, vale a dire una raffigurazione precisa della vista dell’estremità degli strati concentrici rimovibili che riempiono l’interno della cavità cilindrica e non differiva sostanzialmente da una fotografia della superficie anteriore del modulo di sigillatura. In seguito, essa ha indicato che tutti gli altri aspetti del modulo di sigillatura - il fatto che possa essere diviso in due parti, il fatto che assuma la forma di un blocco e il fatto che possa avere qualsiasi colore - sono in gran parte estranei alla sua funzione, poiché tali elementi possono variare notevolmente senza compromettere la funzione del giunto sigillante. Infine, essa ha ritenuto che l’estremità anteriore della superficie del modulo, che mostra chiaramente la struttura concentrica circolare, contiene tutte le indicazioni pertinenti necessarie per ottenere il risultato tecnico atteso.

11 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che il fatto che il colore dello sfondo del marchio controverso, vale a dire il nero, non sia quello del modulo di sigillatura, vale a dire il blu, e che il numero di cerchi concentrici differisca, non costituiscono differenze significative in quanto si tratterebbe di variazioni marginali di caratteristiche non distintive del marchio controverso. In seguito, essa ha sottolineato che, sebbene sia vero che il marchio controverso non è diviso da una linea orizzontale che delimita la parte superiore e inferiore per consentire di rimuovere i diversi strati, in pratica, il grado di visibilità della linea sarebbe direttamente proporzionale alla qualità della finitura, giacché nel caso di un prodotto finito di alta qualità, la linea di demarcazione potrebbe non essere affatto visibile. Di conseguenza, l’assenza di una linea di demarcazione nel marchio controverso non è determinante. Poi, essa ha ritenuto che nessun elemento ornamentale o di fantasia costituisca, nel caso di specie, una caratteristica essenziale del segno di cui si tratta e, infine, essa ha considerato che il fatto che il marchio controverso sia figurativo e rappresenti un disegno o modello bidimensionale non osta in alcun modo all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

12 Da ultimo, e in terzo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che la registrazione del marchio controverso rischiasse di compromettere indebitamente la possibilità per i concorrenti di immettere sul mercato moduli di sigillatura la cui funzione si basa sulla rimozione di strati concentrici da una cavità cilindrica al fine di garantire un collegamento sicuro con un tubo, un dotto, un filo o un cavo e, dall’altro, che la ricorrente avesse effettuato il deposito delle domande di marchi contenenti cerchi concentrici, compreso il marchio controverso, con uno scopo strategico contrario alla logica dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001.

Conclusioni delle parti

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento, nonché a quelle sostenute nei procedimenti dinanzi all’EUIPO.

14 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

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