Case nº T-261/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-261/18

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa de la Unión que representa un cuadrado negro que contiene siete círculos azules concéntricos - Motivo de denegación absoluto - Signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico - Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (UE) 2017/1001

En el asunto T-261/18,

Roxtec AB, con domicilio social en Karlskrona (Suecia), representada por los Sres. J. Olsson y J. Adamsson, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. V. Ruzek y H. O’Neill, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Wallmax Srl, con domicilio social en Milán (Italia), representada por la Sra. F. Ferrari y el Sr. L. Goglia, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de enero de 2018 (asunto R 940/2017-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Wallmax y Roxtec,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por los Sres. M. Prek, Presidente, E. Buttigieg (Ponente) y B. Berke, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 26 de abril de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de julio de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 31 de julio de 2018;

habiendo considerado la pregunta escrita que el Tribunal formuló a las partes de 28 de febrero de 2019 y sus respuestas a dicha pregunta presentadas en la Secretaría del Tribunal los días 13 y 14 de marzo de 2019;

celebrada la vista el 29 de marzo de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 6 de julio de 2015, la recurrente, Roxtec AB, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó, y para la que se reivindicaron los colores «azul y negro», es el signo figurativo siguiente:

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3 Los productos para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en la clase 17 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Selladores de penetración en cables y tubos fabricados a partir de plásticos o caucho».

4 La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 127/2015, de 10 de julio de 2015, y la marca se registró el 22 de octubre de 2015, con el número 14338735.

5 La recurrente desarrolla y comercializa módulos de sellado que disfrutaban de protección mediante patente hasta 2010.

6 El 7 de enero de 2016, la coadyuvante, Wallmax Srl, que produce y distribuye módulos de sellado similares, presentó una solicitud de nulidad de la marca reproducida en el apartado 2 anterior para los productos designados por esta, invocando, en primer lugar, las causas de nulidad absoluta enumeradas en el artículo 7, apartado 1, letras b), d) y e), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b), d) y e), del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento [actualmente artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001], y, en segundo lugar, la causa de nulidad absoluta establecida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001], y alegando que la recurrente había actuado de mala fe al presentar su solicitud.

7 Mediante resolución de 14 de marzo de 2017, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad. Respecto a la causa de nulidad absoluta establecida en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento 2017/1001], consideró, en primer término, como además admitía la recurrente, que el signo impugnado hacía alusión claramente a una vista de un módulo de sellado de cable; en segundo término, que las características esenciales del signo impugnado son siete círculos concéntricos azules situados en un fondo cuadrado negro separados los unos de los otros por una distancia idéntica a su anchura, así como el círculo más pequeño, que es el situado más en el interior, que rodea en su centro un círculo negro más grande; y, en tercer término, por una parte, que la marca figurativa impugnada no se parecía objetivamente en nada a un diseño técnico o a una representación bidimensional de un producto tridimensional, y, por otra, que había numerosas diferencias objetivas entre la marca impugnada y la forma del módulo de sellado de la recurrente (en lo sucesivo, «módulo de sellado»), como el color, el número de círculos concéntricos y la inexistencia de línea divisoria. La División de Anulación concluyó así que el registro de la marca impugnada no podía comprometer indebidamente la posibilidad de que los competidores comercializaran productos cuyo sistema incluya una tecnología idéntica o similar a una solución técnica y que, por consiguiente, no debía anularse en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento antes mencionado.

8 La coadyuvante interpuso el 8 de mayo de 2017 un recurso contra la resolución de la División de Anulación, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001).

9 Mediante resolución de 8 de enero de 2018, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Anulación y estimó la solicitud de nulidad con base en el artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mismo Reglamento.

10 En primer lugar, la Sala de Recurso consideró, en primer término, que salvo el elemento de color de fondo que no es distintivo, el signo impugnado consistía exclusivamente en la característica principal del módulo sellador, a saber, una representación exacta de la vista del extremo de las capas concéntricas amovibles que cubren el interior de la cavidad cilíndrica, y no se apartaba prácticamente de una fotografía de la superficie anterior del módulo de sellado. En segundo término, indicó que todos los demás aspectos del módulo de sellado -que pueda separarse en dos partes, que tome la forma de un bloque y que pueda tener cualquier color- en su mayor parte no tienen relación con su función, ya que tales elementos pueden variar considerablemente sin distorsionar la función del sellador. En tercer término, estimó que el extremo anterior de la superficie del módulo que muestra claramente la estructura en círculos concéntricos contiene todas las indicaciones pertinentes necesarias para obtener el resultado técnico esperado.

11 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró, en primer término, que las circunstancias de que el color de fondo de la marca impugnada, a saber, el negro, no sea la del módulo de sellado, esto es, el azul, y que el número de círculos concéntricos difiera, no constituyen diferencias importantes en la medida en que se trata de variaciones marginales de las características no distintivas de la marca impugnada. En segundo término, subrayó que, si bien es cierto que la marca impugnada no está dividida por una línea horizontal que delimite la parte superior y la parte inferior para permitir retirar las diferentes capas, en la práctica, el grado de visibilidad de la línea es directamente proporcional a la calidad del acabado, ya que en el caso de un producto terminado de gran calidad, la línea divisoria podría no ser visible en absoluto. Por ello, la inexistencia de línea divisoria en la marca impugnada no es determinante. En tercer término, consideró que ningún elemento ornamental o de fantasía constituye, en el presente caso, una característica esencial del signo de que se trata, y, en cuarto término, estimó que el hecho de que la marca impugnada sea figurativa y represente un diseño bidimensional no es óbice en absoluto para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento 2017/1001.

12 Por último, y, en tercer lugar, la Sala de Recurso consideró, por una parte, que el registro de la marca impugnada podía comprometer indebidamente la posibilidad de que los competidores comercializaran módulos de sellado cuya función se basa en la retirada de capas concéntricas a partir de una cavidad cilíndrica con el fin de garantizar una conexión segura con una tubería, un tubo, un hilo o un cable, y, por otra parte, que la recurrente había presentado solicitudes de registro de marcas que incluían círculos concéntricos, incluida la marca impugnada, con una visión estratégica que va contra la lógica del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento 2017/1001.

Pretensiones de las partes

13 La recurrente solicita al Tribunal General que:

- Anule la resolución impugnada.

- Condene a la EUIPO a cargar con las costas de la presente instancia y de los procedimientos ante la EUIPO.

14 La EUIPO solicita al Tribunal General que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

15 La coadyuvante solicita al...

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