Case nº T-356/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

• Resolution Date: September 24, 2019
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-356/18

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión V V-WHEELS - Marcas figurativas anteriores de la Unión, nacionales y no registradas, VOLVO - Motivo de denegación relativo - Similitud entre los signos - Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001

En el asunto T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, con domicilio social en Gotemburgo (Suecia), representada por el Sr. T. Dolde, abogado, y el Sr. M. Hawkins, Solicitor,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. S. Bonne y el Sr. H. O’Neill, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO era:

Paalupaikka Oy, con domicilio social en Iisalmi (Finlandia),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de marzo de 2018 (asunto R 1852/2017-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Volvo Trademark Holding y Paalupaikka,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),

integrado por la Sra. V. Tomljenović, Presidenta, y los Sres. E. Bieliūnas y A. Kornezov (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. R. Ūkelytė, administradora;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de junio de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 4 de octubre de 2018;

celebrada la vista el 16 de mayo de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 4 de agosto de 2015, Paalupaikka Oy presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

3 Dicho signo se describió en la solicitud de registro como «un círculo azul, en cuyo centro figura una letra “v” plateada»; el círculo «tiene un contorno fino plateado» y aparece encima del «elemento denominativo “v-wheels”», cuya «letra “[v]” […] es plateada y el resto del texto es azul». Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «Llantas para ruedas de automóviles; rines [llantas] para ruedas de vehículos; ruedas; ruedecillas [ruedas] para vehículos; ruedas de automóvil; ruedas para motocicletas; ruedas de vehículos; ruedecillas para carritos [vehículos]; ruedas [piezas de vehículos terrestres]; ruedas para karts de carreras; llantas, neumáticos y cadenas de transmisión continua».

4 La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas de la Unión Europea n.º 182/2015, de 25 de septiembre de 2015.

5 El 31 de diciembre de 2015, la recurrente, Volvo Trademark Holding AB, formuló oposición contra el registro del signo solicitado para los productos indicados en el anterior apartado 3.

6 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores, que incluían todas productos de la clase 12:

- la marca figurativa de la Unión registrada con el número 10397016, que se reproduce a continuación:

- la marca figurativa de la Unión registrada con el número 4804522, que se reproduce a continuación:

- la marca figurativa de la Unión registrada con el número 9045311, que se reproduce a continuación:

- la marca figurativa finlandesa registrada con el número 66240, que se reproduce a continuación:

- la marca figurativa sueca registrada con el número 385923, que se reproduce a continuación:

- la marca figurativa sueca cuyo registro se solicitó el 22 de agosto de 2014 que se reproduce a continuación:

- la marca notoriamente conocida en la Unión Europea que se reproduce a continuación:

- la marca notoriamente conocida en la Unión que se reproduce a continuación:

- la marca notoriamente conocida en la Unión que se reproduce a continuación:

7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento 2017/1001].

8 El 19 de junio de 2017, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad.

9 El 22 de agosto de 2017, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001).

10 Mediante resolución de 21 de marzo de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. En primer lugar, consideró, en particular, que el signo cuyo registro se solicitaba era diferente de las marcas anteriores invocadas en apoyo de la oposición, de modo que no cabía declarar la existencia de ningún riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. Seguidamente, desestimó el motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 5, del referido Reglamento, puesto que no se cumplía la primera condición para la aplicación de dicha disposición, al ser diferentes los signos en conflicto. Por último, señaló que ni las encuestas de opinión ni la resolución de la Patentstyret (Oficina de Propiedad Industrial, Noruega), presentadas por la recurrente podían poner en entredicho esas conclusiones.

Pretensiones de las partes

11 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.

- Condene a la EUIPO en costas, incluidas las correspondientes a los procedimientos ante la División de Oposición y la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO.

12 La EUIPO solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso en su totalidad.

- Condene a la recurrente a cargar con las costas en que ha incurrido la Oficina.

Fundamentos de Derecho

13 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca cuatro motivos. Los motivos primero y segundo se basan respectivamente en la infracción del artículo 8, apartado 5, y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. El tercer motivo se basa en la desnaturalización de los hechos y de las pruebas por parte de la Sala de Recurso, en infracción del artículo 72, apartado 2, del Reglamento 2017/1001. El cuarto motivo se basa en un incumplimiento de la obligación de motivación que incumbe a la Sala de Recurso en virtud del artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.

14 De la resolución impugnada se desprende que, al analizar el motivo de denegación relativo del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto eran diferentes, de manera que procedía desestimar la oposición basada tanto en el artículo 8, apartado 1, letra b), como en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

15 Por lo que respecta al primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, la recurrente considera, esencialmente, que la Sala de Recurso concluyó erróneamente que no existía similitud alguna entre los signos, razón por la que desestimó el motivo de denegación relativo contemplado en dicha disposición.

16 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para ese carácter distintivo o ese renombre.

17 Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 resulta que la aplicación de esta disposición está sujeta a requisitos acumulativos en cuanto concierne, en primer lugar, a la identidad o la similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, a la notoriedad de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición y, en tercer lugar, a la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 54).

18 Según reiterada jurisprudencia, los perjuicios a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, cuando se producen, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público pertinente relaciona esas dos marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aunque no las confunda (véase la sentencia de 12 de marzo de 2009, Antartica/OAMI, C-320/07 P, no publicada, EU:C:2009:146, apartado 43 y jurisprudencia citada).

19 Por lo que respecta, en particular, al primer requisito para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, recordado en el anterior apartado 17, a saber, la identidad de los signos en conflicto o su similitud, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es diferente el grado de similitud requerido en el...