Sentenze nº T-86/19 of Tribunal General de la Unión Europea, May 13, 2020

• Resolution Date: May 13, 2020
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-86/19

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker - Impedimento alla registrazione assoluto - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009

Nella causa T-86/19,

SolNova AG, con sede in Zollikon (Svizzera), rappresentata da P. Lee, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Canina Pharma GmbH, con sede in Hamm (Germania), rappresentata da O. Bischof, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la SolNova e la Canina Pharma,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, B. Berke (relatore) e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Coulon,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2019,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2019,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2019,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 26 novembre 2015 l’interveniente, Canina Pharma GmbH, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo BIO-INSECT Shocker.

3 I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 1, 5 e 31 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

- classe 1: «Preparati biocidi per il settore manifatturiero; prodotti chimici per la produzione di biocidi; additivi chimici agli insetticidi»;

- classe 5: «Disinfettanti; prodotti per distruggere i parassiti dell’uomo; parassiticidi; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; additivi nutrizionali per uso medico; spray medicamentosi; spray antibatterici; spray antinfiammatori; insetticidi; sostanze per attrarre gli insetti; spray insettifughi; insettifughi; preparati per distruggere gli insetti; regolatori della crescita degli insetti; fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti; polveri anti-pulci; spray antipulci; collari antipulci; preparati antipulci; collari antipulci per animali; polveri antipulci per animali; biocidi; prodotti repellenti per animali; prodotti veterinari; reagenti diagnostici per uso veterinario; vaccini veterinari; supplementi alimentari per uso veterinario; preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria»;

- classe 31: «Animali vivi; frutta e ortaggi freschi; malto; bevande per animali da compagnia; alimenti per il bestiame».

4 La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2015/229, del 2 dicembre 2015, e il marchio richiesto veniva registrato il 10 marzo 2016 con il numero 014837553.

5 Il 12 maggio 2016 la ricorrente, SolNova AG, presentava osservazioni di terzi contro la registrazione del marchio, allegando che vi ostasse l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e f), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e f), del regolamento 2017/1001]. Dette osservazioni, essendo state presentate successivamente alla registrazione del marchio contestato, non venivano prese in considerazione dall’EUIPO.

6 Il 25 luglio 2016 la ricorrente presentava una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), f) e g), del regolamento 2017/1001], per tutti i prodotti che esso contraddistingueva.

7 Il 20 dicembre 2017 la divisione di annullamento respingeva la domanda di dichiarazione di nullità, ritenendo anzitutto che il marchio contestato non fosse descrittivo dei prodotti registrati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e che, in particolare, l’uso del termine «shocker» non fosse comune in relazione a tali prodotti.

8 La divisione di annullamento considerava inoltre che il marchio contestato avesse sufficiente carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

9 Infine, la divisione di annullamento stabiliva che il marchio contestato non violava l’ordine pubblico a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001 e non era ingannevole ex articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento.

10 Il 7 febbraio 2018 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di annullamento.

11 Con decisione dell’11 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso.

12 In primo luogo, la commissione di ricorso respingeva il motivo basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio controverso era descrittivo dei prodotti da esso contraddistinti. Sotto un primo profilo, essa considerava che il pubblico di riferimento fosse in parte composto dal grande pubblico e da specialisti e in parte composto esclusivamente da specialisti. Essa riteneva altresì che il livello di attenzione dei consumatori fosse medio-alto in funzione del tipo di prodotto e che, siccome il marchio contestato era composto da termini inglesi, il consumatore di riferimento da prendere in considerazione fosse il consumatore anglofono.

13 Sotto un secondo profilo, la commissione di ricorso rilevava che alcuni prodotti contraddistinti dal marchio contestato erano correlati agli insetticidi o ai prodotti insetticidi (in prosieguo: i «prodotti correlati agli insetticidi»), mentre altri non lo erano, e che la ricorrente aveva omesso di esporre motivi e argomenti a sostegno del carattere descrittivo del marchio contestato rispetto a questi ultimi prodotti.

14 Sotto un terzo profilo, la commissione di ricorso considerava che i termini in lingua inglese «bio insect shocker» non rappresentassero una descrizione diretta delle caratteristiche dei prodotti correlati agli insetticidi, che l’espressione fosse meramente allusiva ed evocativa e che, per giungere al significato del marchio controverso supposto dalla ricorrente, vale a dire un prodotto ecologico per combattere gli insetti mettendoli in stato di shock, i consumatori di riferimento dovessero procedere a una riflessione a più tappe e fare uno sforzo intellettuale. In tale contesto, la commissione di ricorso rilevava che il termine inglese «shocker» denota «qualcosa che sciocca» e che «scioccare» è diverso da «uccidere» o da «respingere».

15 Sotto un quarto profilo, la commissione di ricorso considerava che la ricorrente non avesse dimostrato un uso comune dei termini «insect shocker» in ambito commerciale. Al riguardo, essa riteneva che una parte delle prove fornite dalla ricorrente fosse irrilevante, in quanto riguardava o un uso successivo alla domanda di marchio o imprese che utilizzavano il marchio contestato con il consenso dell’interveniente, e che le prove rimanenti non fossero sufficienti per dimostrare un uso abituale.

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