Case nº C-684/19 of Tribunal de Justicia, July 02, 2020

• Resolution Date: July 02, 2020
• Issuing Organization: Tribunal de Justicia
• Decision Number: C-684/19

Procedimiento prejudicial - Marcas - Directiva 2008/95/CE - Artículo 5, apartado 1 - Uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a una marca ajena para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada - Alcance de los términos “el uso” - Anuncio publicado en línea en un sitio de Internet por encargo de una persona que opera en el tráfico económico y posteriormente reproducido en otros sitios de Internet

En el asunto C-684/19,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 9 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de septiembre de 2019, en el procedimiento entre

mk advokaten GbR

y

MBK Rechtsanwälte GbR,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de MBK Rechtsanwälte GbR, por el Sr. M. Boden, Rechtsanwalt;

- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, M. Hellmann y U. Bartl, en calidad de agentes;

- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y W. Mölls, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

2 Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre mk advokaten GbR y MBK Rechtsanwälte GbR, en relación con la prohibición impuesta a mk advokaten de utilizar el grupo de letras «mbk» en el tráfico económico.

Marco jurídico

3 A tenor del artículo 5 de la Directiva 2008/95:

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]

4 La Directiva 2008/95 fue derogada, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). Con algunas modificaciones, el contenido del artículo 5 de la Directiva 2008/95 figura actualmente, en lo sustancial, en el artículo 10 de la Directiva 2015/2436. No obstante, habida cuenta de...