Sentenze nº T-371/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 15, 2020

• Resolution Date: July 15, 2020
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-371/19

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FAKE DUCK - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SAVE THE DUCK - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Pubblico di riferimento - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Somiglianza dei segni - Valutazione globale del rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-371/19,

Itinerant Show Room Srl, con sede in San Giorgio in Bosco (Italia), rappresentata da A. Visentin, M. Cartella e B. Cartella, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M.L. Capostagno, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Save the Duck SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. De Vietro, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2019 (procedimento R 1117/2018-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Forest Srl e l’Itinerant Show Room,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, B. Berke e T. Perišin (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2019,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2019,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2019,

vista la misura di organizzazione del procedimento del 24 ottobre 2019 e la risposta dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2019,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’11 ottobre 2016 l’Itinerant Show Room Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle suddette classi, alla seguente descrizione:

- classe 18: «Cuoio grezzo o semilavorato; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste; articoli da selleria; portafogli; borsellini; porta carte di credito [portafogli]; borse casual; bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti vanity cases; collari per animali; abiti per animali».

- classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; giacche; giacche a vento; giacche a vento con cappuccio; giacche-camicie; giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; giacche catarifrangenti; giacche con le maniche; giacche da abito; giacche da boscaiolo; giacche da caccia; giacche da camera; giacche da equitazione; giacche da motociclismo; giacche da pesca; giacche da safari; giacche da sera; giacche da smoking; giacche da tight; giacche di asino; giacche di felpa; giacche di montone; giacche di pelle; giacche termiche: giacconi; giacconi da snowboard; giacconi da sci; giacconi da marinaio; pellicce (indumenti); guanti (abbigliamento); camicia; pantaloni; indumenti in pelle con protezioni incorporate; cinture (abbigliamento); foulards [fazzoletti]; cravatte; maglieria; calzini; calzerotti; calzature da spiaggia, per lo sci e per lo sport; biancheria personale».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea il 6 dicembre 2016.

5 Il 28 febbraio 2017 la Save the Duck SpA (già Forest Srl), interveniente, ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 5.

6 L’opposizione era fondata, segnatamente, sul marchio dell’Unione europea figurativo «SAVE THE DUCK e figura di paperella», riprodotto qui di seguito, registrato il 6 luglio 2016 con il numero 15154181, per i prodotti delle classi 18 e 25, e corrispondenti alla seguente descrizione:

- classe 18: «Pellami grezzi o semilavorati ed altre pelli; articoli di valigeria; bauli; valigie; borse; borse da viaggio; zaini; zainetti; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio e ombrelli combinati; fruste; articoli da selleria».

- classe 25: «Abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento da ragazza; articoli di abbigliamento per bambini; biancheria personale; scarpe; cappelleria»:

7 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001).

8 In data 19 aprile 2018, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione per tutti i prodotti menzionati al punto 5.

9 Il 15 giugno 2018 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione del 5 aprile 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente. In particolare, essa ha considerato, in primo luogo, che il pubblico di riferimento fosse costituito, alla luce della natura dei prodotti interessati, dal pubblico in generale dell’Unione europea, avente un livello medio di attenzione. Essa ha rilevato, in secondo luogo, che i prodotti coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto erano identici o, quantomeno, strettamente affini. In terzo luogo, esso ha ritenuto che i segni in esame presentassero un grado medio di somiglianza dal punto di vista visivo ed elevato sul piano fonetico e concettuale. Infine, essa ha concluso per un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, tenuto conto del grado di attenzione del pubblico, del grado di somiglianza tra i prodotti interessati, del grado di somiglianza tra i segni in esame e del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- ingiungere all’EUIPO di autorizzare la registrazione del marchio richiesto;

- condannare l’EUIPO alle spese.

12 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

Sul terzo capo delle conclusioni della ricorrente, diretto ad ottenere che il Tribunale ingiunga all’EUIPO di autorizzare la registrazione del marchio richiesto

13 Da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, quest’ultimo è tenuto, conformemente all’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, ad adottare tutte le misure che l’esecuzione della sentenza del giudice dell’Unione comporta. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’EUIPO, al quale incombe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punto 20 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, le conclusioni della ricorrente dirette a che il Tribunale ordini all’EUIPO di accogliere la domanda di registrazione sono irricevibili.

Sulla ricevibilità degli argomenti della ricorrente riguardanti altri marchi di cui l’interveniente è titolare

14 Nell’ambito del motivo unico, la ricorrente adduce argomenti vertenti sulle differenze esistenti tra il marchio richiesto e tutti i marchi invocati a sostegno dell’opposizione.

15 Al riguardo, va sottolineato che la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata su uno dei sette marchi invocati a sostegno dell’opposizione, vale a dire il marchio anteriore menzionato al precedente punto 6. Tuttavia, il rigetto della domanda di marchio non deve necessariamente essere fondato su tutti gli impedimenti alla registrazione invocati a sostegno di un’opposizione [v., in tal senso, ordinanza dell’11 maggio 2006, TeleTech Holdings/UAMI - Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, EU:T:2006:124, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

16 Secondo la giurisprudenza, non spetta al Tribunale pronunciarsi su una questione che non è stata oggetto di esame da parte della commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), T-163/98, EU:T:1999:145, punto 51; del 4 ottobre 2006, Freixenet/UAMI (Forma di una bottiglia nera opaca in vetro smerigliato), T-188/04, non pubblicata, EU:T:2006:290, punto 45, e del 27 aprile 2010, Union Investment Privatfonds/UAMI - Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco), T-392/06, non pubblicata, EU:T:2010:161...