Case nº T-722/18 of Tribunal General de la Unión Europea, Sala 3ª, December 09, 2020

Resolution DateDecember 09, 2020
Issuing OrganizationSala Tercera
Decision NumberT-722/18

Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca figurativa de la Unión BASIC - Nombres comerciales nacionales anteriores basic y basic AG - Motivos de denegación relativos - Utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no es únicamente local - Artículos 8, apartado 4, y 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículos 8, apartado 4, y 60, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001] - Declaración de nulidad parcial - Resolución adoptada a raíz de la anulación por parte del Tribunal General de una resolución anterior - Remisión del asunto a una Sala de Recurso - Incompetencia del autor de la remisión - Artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) n.º 216/96 - Adhesión al recurso

En el asunto T-722/18,

Repsol, S. A., con domicilio social en Madrid, representada por los Sres. J.-B. Devaureix y J. C. Erdozain López, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. H. O’Neill y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Basic AG Lebensmittelhandel, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por la Sra. D. Altenburg, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de agosto de 2018 (asunto R 178/2018-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Basic Lebensmittelhandel y Repsol,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. M. Collins (Ponente), Presidente, y los Sres. V. Kreuschitz y G. De Baere, Jueces;

Secretaria: Sra. A. Juhász-Tóth, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de diciembre de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 4 de marzo de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 27 de febrero de 2019;

habiendo considerado la adhesión al recurso de la parte coadyuvante presentada en la Secretaría del Tribunal General el 27 de febrero de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte recurrente a la adhesión al recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 10 de julio de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO a la adhesión al recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de junio de 2019;

habiendo considerado las respuestas a las diligencias de ordenación del procedimiento presentadas en la Secretaría del Tribunal General por la EUIPO el 4 de marzo de 2020 y por la recurrente el 6 de marzo de 2020;

celebrada la vista el 3 de julio de 2020;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de enero de 2007, la recurrente, Repsol, S. A., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el siguiente signo figurativo, en colores azul, rojo, naranja y blanco:

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3 Los servicios para los que se solicitó el registro pertenecen, entre otras, a las clases 35 y 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, particularmente, respecto a cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

- Clase 35: «Venta al por menor comercial de tabaco, prensa, baterías, juguetes».

- Clase 39: «Servicios de distribución de productos alimenticios de consumo básico, pastelería y confitería, helados, comida preparada, tabaco, prensa, pilas, juguetes».

4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 34/2007, de 16 de julio de 2007.

5 La marca controvertida se registró el 4 de mayo de 2009 con el número 5648159.

6 El 26 de septiembre de 2011, la coadyuvante, Basic AG Lebensmittelhandel, presentó una solicitud de nulidad parcial de la marca controvertida para los servicios a los que se refiere el anterior apartado 3.

7 Esta solicitud se basaba en el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001], y en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001].

8 En apoyo de su solicitud de nulidad, en la medida en que esta se basaba en el artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la parte coadyuvante invocó la marca figurativa anterior de la Unión solicitada el 15 de enero de 2004, registrada el 29 de abril de 2005 y debidamente renovada que a continuación se reproduce:

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9 Esta marca anterior designaba productos y servicios de las clases 29 a 33, 35, 42 y 43.

10 En apoyo de su solicitud de nulidad, en la medida en que esta se basaba en el artículo 53, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, la coadyuvante invocó los «rótulos de establecimiento», en el sentido del artículo 5 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley relativa a la Protección de las Marcas y otros Signos Distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, y BGBl. 1995 I, p. 156; en lo sucesivo, «Markengesetz»), basic y basic AG, que afirma utilizar en el tráfico económico en Alemania y en Austria para la prestación de servicios de «venta al por menor de productos alimenticios, de artículos de droguería, de productos biológicos y de otros productos de consumo corriente, servicios de restauración (alimentación)».

11 Con el fin de acreditar sus derechos sobre estos rótulos de establecimiento, la coadyuvante adjuntó un conjunto de pruebas a su solicitud de nulidad, incluyendo capturas de pantalla impresas a partir de su sitio de Internet, sus informes anuales correspondientes a los años 2004 a 2006, cartas de un proveedor, un albarán, facturas, estadísticas de ventas, una declaración jurada realizada por un miembro de su departamento de marketing, tablas que detallaban los volúmenes de negocio realizados, folletos comerciales, material promocional y publicitario, un galardón como «empresario del año 2006» que se concedió a dos de sus directivos, recortes de prensa datados de 2003 a 2006 y una sentencia del Landgericht München I (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich I, Alemania) de 9 de septiembre de 2006.

12 En su solicitud de nulidad, la parte coadyuvante citó asimismo las disposiciones pertinentes de los artículos 5 y 15 de la Markengesetz y resoluciones de los tribunales alemanes que interpretan tales disposiciones.

13 El 24 de mayo de 2012, la coadyuvante respondió a las observaciones que la recurrente había presentado el 29 de diciembre de 2011 y aportó una serie de pruebas dirigidas a demostrar que la marca figurativa anterior de la Unión reproducida en el anterior apartado 8 había sido objeto de un uso efectivo. En anexo a unas observaciones que presentó el 4 de marzo de 2013 aportó pruebas complementarias.

14 Mediante resolución de 8 de octubre de 2013, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad sobre la base del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y declaró la nulidad parcial de la marca controvertida, a saber, en la medida en que esta estaba registrada para los servicios indicados en el anterior apartado 3. La División de Anulación consideró que, como consecuencia, no era necesario examinar la causa de nulidad basada en el artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

15 El 2 de diciembre de 2013, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.

16 Mediante resolución de 11 de agosto de 2015, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la resolución de la División de Anulación y desestimó el recurso. Consideró que esta última había aplicado correctamente la causa de nulidad prevista en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento. A este respecto, declaró, en particular, que de las pruebas presentadas por la coadyuvante resulta de manera suficiente en Derecho que los signos anteriores basic y basic AG habían sido objeto de un uso en el tráfico económico cuyo alcance no era únicamente local, en el sentido de esta última disposición. Al igual que la División de Anulación, consideró que era innecesario examinar la causa de nulidad basada en el artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

17 Mediante escrito...

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