Arrêts nº T-693/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

• Resolution Date: March 10, 2021
• Issuing Organization: Tribunal General de la Unión Europea
• Decision Number: T-693/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale KERRYMAID - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Kerrygold - Motif relatif de refus - Nom géographique - Élément dominant - Coexistence paisible - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Application de la loi dans le temps

Dans l’affaire T-693/19,

Kerry Luxembourg Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me F. Traub, avocat, et M. I. Connor, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ornua Co-operative Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Sanz Cerralbo, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2019 (affaire R 2473/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Kerry Luxembourg et Ornua,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et T. Perišin, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2020,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 juin 2011, la requérante, Kerry Luxembourg Sàrl, anciennement Kerry Group Services International Limited, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KERRYMAID.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 29 : « Fromage, produits à base de fromage, produits laitiers, produits laitiers à tartiner, fromage à tartiner, huiles et graisses comestibles, en-cas et plats préparés, viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, pâtes à tartiner végétales et à base d’huile, saindoux, margarine, beurre, saindoux végétal, yaourts, yaourts semblables à de la crème anglaise, produits laitiers contenant ou aromatisés à la crème anglaise, imitations de fromage, succédanés du fromage, imitations de crème synthétique, succédanés de crème » ;

- classe 30 : « En-cas et plats préparés, sandwiches, biscuits au fromage, céréales, en-cas aromatisés au fromage, desserts surgelés, crème anglaise, imitations de crème anglaise, mélanges pour crème anglaise, poudre pour crème anglaise, gâteaux au fromage, garnitures pour desserts, confiseries ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 23 août 2011.

5 Le 23 novembre 2011, l’intervenante, Ornua Co-operative Ltd, anciennement The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur 18 marques antérieures composées exclusivement ou en partie du mot « kerrygold » et enregistrées pour des produits relevant des classes 1, 5, 29, 30, 32 et 33.

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), article 8, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001]. L’opposition reposait également sur l’allégation selon laquelle la marque KERRYGOLD était une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.

8 Par décision du 22 octobre 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits visés par la marque demandée et a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. L’opposition a été accueillie sur la base de la marque de l’Union européenne figurative suivante (ci-après « la marque antérieure ») :

9 Cette marque a été enregistrée le 1er mars 2011 sous le numéro 9 379 652 pour les produits relevant de la classe 29 correspondant à la description suivante : « produits laitiers à usage alimentaire ; lait, lait écrémé, babeurre, lait caillé, crème comestible, tous spécialement sous forme liquide, condensée, surgelée ou pulvérulente ; produits laitiers (pour l’alimentation) ; lait UHT ; boissons lactées, essentiellement à base de lait ou de lait écrémé ; beurre, fromage, yaourt, lactosérum à usage alimentaire (autre que comme boisson), produits à base de lait sur, préparations à base de beurre, préparations à base de fromage, laits caillés (fromage blanc) ; huiles et graisses comestibles, y compris huiles de beurre, matière grasse du lait, matières demi-grasses du lait ; produits laitiers en tant que produits mi-ouvrés pour l’industrie alimentaire ; produits alimentaires essentiellement à base de lait, produits laitiers, huiles comestibles ou graisses comestibles avec ou sans eau ; lait sec (conservé), en tant que substance alimentaire ; caséine et caséine à usage alimentaire ; desserts à base de lait, crème, yaourt ; pâtes à tartiner comestibles ; pâtes à tartiner, essentiellement à base d’un mélange d’un ou de plusieurs produits laitiers, en particulier le beurre, la crème, le lait, le lait écrémé ou le babeurre, contenant de l’eau, pouvant contenir des protéines du lait ; pâtes à tartiner essentiellement à base de fromage, contenant du lait et/ou du lait écrémé, pouvant contenir des arômes ».

10 Le 9 décembre 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

11 Le 29 janvier 2014, l’intervenante a introduit, devant le Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante, Espagne), une action en contrefaçon, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu 9, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2017/1001], à l’encontre de la requérante, concernant la vente de produits portant le signe KERRYMAID sur le marché espagnol.

12 Compte tenu de l’introduction de cette action, la procédure devant la chambre de recours a été suspendue.

13 Par décision du 18 mars 2015, le Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante) a rejeté l’action en contrefaçon, au motif que la seule similitude entre les marques en conflit résidait dans l’élément commun « kerry », qui fait référence au comté irlandais connu pour l’élevage de bétail, et qu’il avait été établi que les marques coexistaient pacifiquement en Irlande et au Royaume-Uni.

14 Le 30 avril 2015, l’intervenante a interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour.

15 Par arrêt du 20 juillet 2017, Ornua (C-93/16, EU:C:2017:571), la Cour a dit pour droit ce qui suit :

- l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que le fait que, dans une partie de l’Union européenne, une marque de l’Union européenne et une marque nationale coexistent pacifiquement ne permet pas de conclure que, dans une autre partie de l’Union, où la coexistence paisible entre cette marque de l’Union européenne et le signe identique à cette marque nationale fait défaut, il y a absence de risque de confusion entre ladite marque de l’Union européenne et ce signe ;

- l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que les éléments qui seraient, selon le tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon, pertinents pour apprécier si le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire, dans une partie de l’Union non visée par cette action, l’usage d’un signe peuvent être pris en compte par ce tribunal pour apprécier si ce titulaire est habilité à interdire l’usage de ce signe dans la partie de l’Union visée par ladite action, pourvu que les conditions du marché et les circonstances socioculturelles ne soient pas significativement différentes dans l’une desdites parties de l’Union et dans l’autre ;

- l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que le fait que, dans une partie de l’Union, une marque renommée de l’Union européenne et un signe coexistent pacifiquement ne permet pas de conclure que dans une autre partie de l’Union, où cette coexistence paisible fait défaut, il y a un juste motif légitimant l’usage de ce signe.

16 Par arrêt du 6 février 2018, l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) a rejeté l’appel de l’intervenante et confirmé la décision du Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante).

17 Par décision du 23 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la...