Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 13 January 2022.

• Jurisdiction: European Union
• Date: 13 January 2022
• Court: Court of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 13 janvier 2022 (1)

Affaire C‑466/20

HEITEC AG

contre

HEITECH Promotion GmbH,

RW

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Marques de l’Union européenne – Forclusion par tolérance – Calcul du délai de cinq années – Interruption du délai de forclusion par tolérance – Envoi d’une lettre de mise en demeure – Effets de la forclusion – Droits dérivés visant à l’indemnisation, la fourniture des informations et la remise des produits aux fins de leur destruction »

1. En 2006, l’association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) constatait que la plupart des groupes européens, qui participaient alors au travail de synthèse orchestré par cette association sur la question de la tolérance des actes d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle en général et de l’interruption de la tolérance par le titulaire du droit antérieur en particulier, « reconnaiss[ai]ent que la question n’a[vait] fait l’objet d’aucune réglementation et qu’elle mérit[ait], comme d’ailleurs l’ensemble de la question [...] de la forclusion par tolérance, des précisions supplémentaires » (2). Près de seize ans plus tard, et après que la Cour a posé les premiers jalons du régime communautaire de la forclusion par tolérance dans son arrêt Budějovický Budvar (3), le présent renvoi préjudiciel offre une nouvelle opportunité à cette dernière de préciser les contours de ce régime juridique.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2008/95

2. Il ressort du considérant 12 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques(4) qu’« [i]l importe, pour des raisons de sécurité juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux intérêts du titulaire d’une marque antérieure, de prévoir que ce dernier ne peut demander la nullité ou s’opposer à l’usage d’une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l’usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi ».

3. L’article 4 de la directive 2008/95, consacré aux « [m]otifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs », dispose :

« 1. Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle :

a) lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i) les marques communautaires,

ii) les marques enregistrées dans l’État membre [...],

iii) les marques qui font l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’État membre ;

b) les marques communautaires qui revendiquent valablement l’ancienneté [...] ;

c) les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement ;

[...]

4. Un État membre peut en outre prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où :

[...]

b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure ;

c) l’usage de la marque peut être interdit en vertu d’un droit antérieur autre que les droits mentionnés au paragraphe 2 et au point b) du présent paragraphe, et notamment :

i) d’un droit au nom,

ii) d’un droit à l’image,

iii) d’un droit d’auteur,

iv) d’un droit de propriété industrielle ;

[...] »

4. L’article 9 de la directive 2008/95 est libellé comme suit :

« 1. Le titulaire d’une marque antérieure telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, qui a toléré, dans un État membre, l’usage d’une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2. Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s’applique au titulaire d’une marque antérieure visée à l’article 4, paragraphe 4, point a), ou d’un autre droit antérieur visé à l’article 4, paragraphe 4, point b) ou c).

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d’une marque enregistrée postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure. »

2. Le règlement n^o 207/2009

5. L’article 8 du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (5) prévoit :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i) les marques de l’Union européenne,

ii) les marques enregistrées dans un État membre [...],

iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ;

iv) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union ;

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement ;

[...]

4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

[...] »

6. L’article 54 du règlement nº 207/2009, consacré à la forclusion par tolérance, énonce ce qui suit :

« 1. Le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2. Le titulaire d’une marque nationale antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, ou d’un autre signe antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’État membre où cette marque antérieure ou l’autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l’autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2, le titulaire de la marque de l’Union européenne postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque de l’Union européenne postérieure. »

7. L’article 110 du règlement nº 207/2009 est intitulé « Interdiction de l’usage des marques de l’Union européenne ». Son premier paragraphe prévoit que, « [s]auf disposition contraire, le présent règlement n’affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d’intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l’article 8 ou de l’article 53, paragraphe 2, contre l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l’article...