Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 13 de enero de 2022.

• Jurisdiction: European Union
• Date: 13 January 2022
• Court: Court of Justice (European Union)

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 13 de enero de 2022 (1)

Asuntos acumulados C‑253/20 y C‑254/20

Impexeco N. V.

contra

Novartis AG (C‑253/20)

y

PI Pharma NV

contra

Novartis AG,

Novartis Pharma NV (C‑254/20)

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica)]

«Procedimiento prejudicial — Propiedad industrial y comercial — Derecho de marca — Importación paralela de medicamentos — Medicamentos de referencia y medicamentos genéricos — Oposición del titular de una marca a la colocación de la marca en medicamentos genéricos importados — Compartimentación artificial de mercados entre Estados miembros»

Introducción

1. En mis conclusiones comunes a los asuntos C‑147/20, C‑204/20 y C‑224/20, presentadas en el día de hoy, examino una serie de cuestiones relativas al derecho del titular de una marca a oponerse a su utilización por un tercero en el marco del comercio paralelo de medicamentos. Esas cuestiones están principalmente vinculadas, aunque no solo, a las nuevas normas del Derecho de la Unión destinadas a luchar contra los medicamentos falsificados.

2. Estas conclusiones constituyen, en cierta manera, un apéndice de las conclusiones antes citadas, en la medida en que también conciernen al derecho del titular de una marca a oponerse a su utilización por un tercero en el marco del comercio paralelo de medicamentos.

3. Se trata, sin embargo, de una situación muy concreta. Por un lado, las marcas en cuestión no son las que colocó el titular en los productos objeto del comercio paralelo, que son medicamentos genéricos, sino las marcas que se utilizan en los medicamentos de referencia de esos genéricos. Por otro lado, ambos tipos de medicamentos, a saber, los medicamentos de referencia y los medicamentos genéricos, son fabricados por entidades vinculadas, de manera que es probable que se trate, en realidad, del mismo medicamento con dos marcas diferentes.

4. La cuestión que se plantea entonces es si, en esa situación, se aplican las normas desarrolladas por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia sobre la materia, normas que he analizado ampliamente en mis conclusiones presentadas en los asuntos C‑147/20, C‑204/20 y C‑224/20, pendientes ante el Tribunal de Justicia.

Marco jurídico

5. El artículo 9, apartados 2 y 3, Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, (2) en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 (3) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»), disponía: (4)

«2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

1. el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

[…]

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;

[…]»

6. En virtud del artículo 13 de dicho Reglamento:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

7. El artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (5) establecía lo siguiente: (6)

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

1. de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[…]

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

[…]»

8. Con arreglo al artículo 7 de dicha Directiva:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales

9. Novartis AG, sociedad suiza, es la matriz del grupo internacional Novartis, que se dedica a la fabricación de medicamentos. Dicho grupo engloba, en particular, a las divisiones Novartis Pharmaceuticals y Sandoz, responsables, respectivamente, del desarrollo de medicamentos de marca (medicamentos de referencia) y de la fabricación de medicamentos genéricos. Esas divisiones operan como Novartis Pharma NV y Sandoz NV en el mercado belga de los medicamentos y como Novartis Pharma BV y Sandoz BV en el mercado neerlandés.

10. Los asuntos en los litigios principales tienen por objeto medicamentos de referencia, fabricados y comercializados por la división Novartis Pharmaceuticals, y medicamentos genéricos derivados de esos medicamentos de referencia, comercializados por la división Sandoz. Más concretamente, se trata del medicamento comercializado en Bélgica y Países Bajos con la marca de la Unión Femara y de su medicamento genérico Letrozol Sandoz 2,5 mg (asunto C‑253/20), así como del medicamento de referencia comercializado con las marcas del Benelux Rilatine (en Bélgica) y Rilatin (en los Países Bajos) y del medicamento genérico Metilfenidato HCI Sandoz 10 mg comercializado en los Países Bajos (asunto C‑254/20).

11. Impexeco NV y PI Pharma NV, sociedades belgas, operan en el ámbito del comercio paralelo de medicamentos.

12. En el asunto C‑253/20, Impexeco comunicó a Novartis, mediante escrito de 28 de octubre de 2014, su intención de comercializar en el mercado belga, a partir del 1 de diciembre de 2014, el medicamento Femara 2,5 mg x 100 comprimidos (letrozol), importado de los Países Bajos. Según la resolución de remisión, en realidad Impexeco pretendía comercializar el medicamento Letrozol Sandoz 2,5 mg reenvasado en un nuevo embalaje exterior en el que figuraría la marca Femara. Novartis se opuso a la importación paralela prevista por Impexeco alegando que su derecho sobre la marca Femara no se había agotado de manera que el cambio de marca (rebranding) del producto genérico importado, mediante la colocación de la marca del medicamento de referencia de Novartis, constituiría una vulneración manifiesta de ese derecho y podría inducir al público a error.

13. En julio de 2016, Impexeco comenzó a comercializar en Bélgica el medicamento Letrozol Sandoz 2,5 mg reenvasado y con la marca antes descrita. Al considerar que esa comercialización vulneraba sus derechos de marca, el 16 de noviembre de 2016 Novartis presentó una demanda contra Impexeco ante el stakingsrechter te Brussel (Juzgado competente para ordenar la cesación de los actos de violación del derecho de marcas — Bruselas, Bélgica).

14. Por otra parte, mediante escrito de 10 de abril de 2017, Impexeco comunicó a Novartis su intención de comercializar en Bélgica el medicamento Femara 2,5 mg en envases de 30 comprimidos importado de los Países Bajos y reetiquetado. Según la resolución de remisión, Impexeco pretendía reetiquetar el medicamento Letrozol Sandoz 2,5 mg y colocar en él la marca Femara.

15. En el asunto C‑254/20, PI Pharma comunicó a Novartis Pharma NV, mediante escrito de 30 de junio de 2015, su intención de comercializar en el mercado belga el medicamento Rilatine 10 mg x 20 comprimidos importado de los Países Bajos. Según la resolución de remisión, en realidad PI Pharma pretendía comercializar el medicamento Metilfenidato Sandoz 10 mg reenvasado en un nuevo embalaje exterior colocando en él la marca Rilatine. Novartis manifestó su oposición a la importación paralela prevista por PI Pharma, alegando que, dado que su derecho sobre la marca Rilatine no se había agotado, el cambio de marca (rebranding) del producto genérico importado mediante la colocación de la marca del medicamento de referencia de Novartis constituía una vulneración manifiesta de ese derecho y podía inducir al público a error.

16. En octubre de 2016, PI Pharma comenzó a comercializar en Bélgica el medicamento reenvasado y con la marca antes indicada. Al considerar que esa comercialización vulneraba sus derechos de marca, el 28 de julio de 2017 Novartis presentó una demanda contra PI Pharma ante el stakingsrechter te Brussel (Juzgado competente para ordenar la cesación de los actos de violación del derecho de marcas — Bruselas).

17. El órgano jurisdiccional remitente señala que aunque el precio de los medicamentos de referencia y de los medicamentos genéricos de que se trata es idéntico o prácticamente idéntico en Bélgica, el precio de esos mismos medicamentos genéricos en los Países Bajos es, sin embargo, muy inferior al que se aplica en Bélgica. Esa diferencia de precio justifica la existencia de comercio paralelo de esos...