X BV v Classic Coach Company vof and Others.

• Jurisdiction: European Union
• Date: 01 July 2022
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

2 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi di impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5 – Diritti conferiti dal marchio di impresa – Articolo 6, paragrafo 2 – Limitazione degli effetti del marchio di impresa – Impossibilità per il titolare di un marchio di impresa di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale – Presupposti – Nozione di “diritto anteriore” – Nome commerciale – Titolare di un marchio di impresa posteriore che ha un diritto ancora più risalente – Rilevanza»

Nella causa C‑112/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 19 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2021, nel procedimento

X BV

contro

Classic Coach Company vof,

Y,

Z,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la X BV, da F.I. van Dorsser, advocaat;

– per la Classic Coach Company vof, Y e Z, da M.G. Jansen, advocaat;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, inizialmente da É. Gippini Fournier e P.-J. Loewenthal, successivamente da P.-J. Loewenthal in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la X BV, un’impresa di trasporto di persone con autobus, da un lato, e la Classic Coach Company vof, anch’essa impresa di trasporto di persone con autobus (in prosieguo: la «Classic Coach»), nonché due persone fisiche, Y e Z, dall’altro, relativamente a un’asserita violazione, da parte di queste ultime, del marchio Benelux di cui la X è titolare.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione di Parigi

3 L’articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883, da ultimo riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»), così dispone:

«La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale».

4 L’articolo 8 della Convenzione di Parigi prevede quanto segue:

«Il nome commerciale sarà protetto in tutti i Paesi dell’Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio».

Accordo ADPIC

5 L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«Accordo ADPIC») è contenuto nell’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).

6 L’articolo 1 dell’Accordo ADPIC, intitolato «Natura e ambito degli obblighi», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Ai fini del presente accordo, l’espressione “proprietà intellettuale” comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7».

7 L’articolo 2 di tale Accordo, intitolato «Convenzioni in materia di proprietà intellettuale», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«In relazione alle parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 della [Convenzione di Parigi]».

8 L’articolo 16 di detto Accordo, intitolato «Diritti conferiti», al suo paragrafo 1 così recita:

«Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei membri di concedere diritti in base all’uso».

Diritto dell’Unione

9 Il considerando 5 della direttiva 2008/95 precisa quanto segue:

«La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l’uso ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d’impresa acquisiti attraverso la registrazione».

10 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro».

11 L’articolo 4 della direttiva in parola, intitolato «Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori», al suo paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

(...)

b) siano stati acquisiti diritti a un marchio di impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo, e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo;

c) sia possibile vietare l’uso del marchio di impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera b) del presente paragrafo, in particolare in base a:

i) un diritto al nome;

ii) un diritto all’immagine;

iii) un diritto d’autore;

iv) un diritto di proprietà industriale;

(...)».

12 L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così recita:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(...)

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

13 L’articolo 6 della direttiva 2008/95, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», dispone quanto segue:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:

a) del loro nome e indirizzo;

(...)

2. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto».

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