Commission Regulation (EEC) No 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements

• Published date: 04 March 1989
• Subject Matter: Competition,Agreements, decisions and concerted practices
• Official Gazette Publication: Official Journal of the European Communities, L 61, 4 March 1989

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Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione del 30 novembre 1988 relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 04/03/1989 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0120

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REGOLAMENTO (CEE) N. 556/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione del trattato CEE a categorie di accordi e pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) In forza del regolamento n. 19/65/CEE la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a determinate categorie di accordi bilaterali e pratiche concordate che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, comportanti limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi - o in rapporto ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione e all'applicazione di tecniche industriali.

La crescente importanza economica delle informazioni tecniche non brevettate (ad esempio descrizioni di processi produttivi, composizioni, formule, progetti o disegni) comunemente designate col termine « know-how », il rilevante numero di accordi attualmente conclusi dalle imprese comprese le strutture di ricerche pubbliche, esclusivamente per lo sfruttamento di dette informazioni (i cosiddetti « puri » accordi di licenza di know-how) e il fatto che il trasferimento di know-how è spesso praticamente irreversibile, comportano la ncessità di accrescere la certezza del diritto per quanto riguarda lo statuto di detti accordi a norma delle regole di concorrenza, con conseguente incoraggiamento della diffusione delle conoscenze tecniche nella Comunità. L'esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi di licenza di know-how, concernenti tutto o parte del mercato, comune, che possono incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, ma che in genere possono essere ritenuti conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3, qualora il know-how sotto licenza sia segreto, sostanziale e identificato in una qualsiasi forma appropriata (« il know-how »). Questi elementi qualificanti della definizione hanno il solo obiettivo di garantire che la comunicazione del know-how offra una valida base per giustificare l'applicazione del presente regolamento, più precisamente una base atta a legittimare gli oblighi restrittivi della concorrenza.

L'articolo 1 definisce una serie di termini ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(2) Al pari dei puri accordi di know-how, gli accordi misti di licenza di know-how e di brevetto svolgono un ruolo sempre più importante nel trasferimento di tecnologie. È quindi opportuno comprendere nel campo di applicazione del presente regolamento gli accordi misti che non sono esentati dal regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione (articoli 1, 2 e 4) (3), e in particolare i seguenti:

- accordi misti nei quali i brevetti oggetto della licenza non sono necessari per la realizzazione dell'oggetto di una tecnologia concessa in licenza che comprende elementi brevettati e non brevettati; ciò può verificarsi quando i brevetti in questione non danno una tutela effi

cace nei confronti dello sfruttamento della tecnologia di cui trattasi da parte dei terzi;

- accordi misti che, indipendentemente dal fatto che i brevetti sotto licenza siano o no necessari per il conseguimento dell'oggetto della tecnologia sotto licenza, contengono obblighi che limitano lo sfruttamento della tecnologia in questione da parte del licenziante o del licenziatario negli Stati membri nei quali non esiste tutela brevettuale, nella misura e per il tempo in cui detti obblighi sono basati in tutto o in parte sullo sfruttamento del know-how sotto licenza e soddisfano alle altre condizioni prescritte dal presente regolamento.

È anche opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento agli accordi puri o misti contenenti clausole accessorie relative a marchi e altri diritti di proprietà intellettuale quando non vi siano connessi obblighi restrittivi della concorrenza diversi da quelli connessi anche al know-how ed esentati in forza del presente regolamento.

Tuttavia, anche tali accordi possono essere considerati rispondenti alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, ai fini del presente regolamento, soltanto qualora le cognizioni tecniche connesse in licenza siano segrete, sostanziali ed identificate.

(3) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli accordi di cui al regolamento (CEE) n. 2349/84 sugli accordi di licenza di brevetto.

(4) Qualora tali puri accordi di licenza di know-how o tali accordi misti comportino non solo obblighi relativi a territori all'interno del mercato comune, ma anche obblighi relativi a paesi terzi, la presenza di questi ultimi non osta all'applicazione del presente regolamento agli obblighi relativi ai territori all'interno del mercato comune.

Tuttavia, se gli accordi di licenza di know-how conclusi per paesi terzi o per territori che si estendono al di là delle frontiere della Comunità producono effetti all'interno del mercato comune ai quali è applicabile l'articolo 85, paragrafo 1, tali accordi devono essere coperti dal presente regolamento nella stessa misura in cui lo sarebbero gli accordi stipulati per territori all'interno del mercato comune.

(5) Non è opportuno comprendere nel campo di applicazione del regolamento gli accordi riguardanti soltanto la vendita, tranne quando il licenziante si impegna a fornire i prodotti contemplati dal contratto per consentirne la vendita da parte del licenziatario per un certo periodo prima che quest'ultimo inizi direttamente la produzione avvalendosi della tecnologia oggetto della licenza. Vanno esclusi anche gli accordi relativi al know-how commerciale comunicato nel contesto di accordi di franchising (1), gli accordi di know-how stipulati in connessione con accordi relativi alla costituzione di imprese comuni o di comunità di brevetti o con altri accordi in cui il know-how è dato in licenza in cambio di altre licenze non correlate a miglioramenti o nuove applicazioni del know-how, poiché tali tipi di accordi pongono problemi diversi che attualmente non possono essere presi in considerazione in un solo regolamento (articolo 5).

(6) Gli accordi di licenza esclusiva, cioè gli accordi con i quali il licenziante si obbliga a non utilizzare egli stesso la tecnologia concessa nel territorio del licenziatario e a non concedervi nessun'altra licenza, non sono di per sé incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1, allorché riguardano l'introduzione e la protezione di una nuova tecnologia nel territorio della licenza, a causa dell'importanza della ricerca effettuata e dell'accresciuto livello di concorrenza, specie tra prodotti recanti marchi diversi, e di competitività delle imprese interessate derivante dalla diffusione dell'innovazione nell'ambito della Comunità.

Tuttavia, nella misura in cui, in altri casi, tali accordi ricadano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, è opportuno includerli tra gli obblighi elencati nell'articolo 1 per estendere anche ad essi la possibilità dell'esenzione.

(7) Sia questi che gli altri obblighi elencati nell'arti- colo 1 contribuiscono al trasferimento della tecnologia e quindi generalmente a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico incrementando il numero dei centri di produzione e migliorando la qualità dei prodotti fabbricati all'interno del mercato comune ed accrescendo le possibilità di un ulteriore sviluppo della tecnologia sotto licenza. Ciò vale in particolare per l'obbligo del licenziatario di utilizzare il prodotto sotto licenza esclusivamente per la fabbricazione dei suoi prodotti, poiché questo incentiva il licenziante a diffondere la sua tecnologia in varie applicazioni pur riservando a sé stesso o ad altri licenziatari la vendita separata del prodotto sotto licenza. Ciò vale anche per gli obblighi del licenziante e del licenziatario di astenersi non soltanto da una concorrenza attiva, ma anche da una concorrenza passiva

nel territorio della licenza, nel caso del licenziante, e nei territori riservati al licenziante, o ad altri licenziatari, nel caso del licenziatario. Gli utilizzatori di prodotti tecnologicamente nuovi o migliorati che impongono rilevanti investimenti spesso non sono i consumatori finali, ma industrie intermedie, bene informate in ordine ai prezzi o alle fonti alternative di approvvigionamento di questi prodotti nell'ambito della Comunità. Di conseguenza, la protezione nei confronti della sola concorrenza attiva non offrirebbe alle parti e agli altri licenziatari la sicurezza richiesta, specie nel corso del periodo iniziale di sfruttamento della tecnologia sotto licenza, quando investono in attrezzature e sviluppano un mercato per il prodotto, incrementando così la domanda.

Data la difficoltà di determinare il momento nel quale il know-how non può più essere considerato segreto e la...