Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 12 de mayo de 2022.

• Jurisdiction: European Union
• Celex Number: 62021CC0197
• ECLI: ECLI:EU:C:2022:387
• Date: 12 May 2022
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 12 maggio 2022 (1)

Causa C‑197/21

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

contro

MySoda Oy

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia)]

«Rinvio pregiudiziale – Marchi d’impresa – Esaurimento – Bombolette ricaricabili contenenti biossido di carbonio – Immissione in commercio in uno Stato membro dal titolare del marchio o con il suo consenso – Rivendita da parte di un terzo, a seguito del riconfezionamento e della nuova apposizione del marchio di quest’ultimo, nel medesimo Stato membro – Marchio della bomboletta in circolazione ancora visibile inciso sul collo della bomboletta – Riconfezionamento – Criteri della sentenza Bristol-Meyers Suibb e a. – Trasposizione a prodotti diversi da quelli farmaceutici – Trasposizione a una situazione riguardante un unico Stato membro – Requisito di necessità – Impressione di un legame economico»

1. Il XXI secolo è caratterizzato da una diffusa presa di coscienza dell’impatto dei nostri modelli di consumo su sfide fondamentali, come, in particolare, la tutela dell’ambiente. Nella sua comunicazione del 2015, intitolata «L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare» (2), la Commissione europea elogiava le virtù di questo tipo di economia nei seguenti termini: «La transizione verso un’economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, è una componente indispensabile degli sforzi messi in campo dall’Unione europea per sviluppare un’economia che sia sostenibile, rilasci poche emissioni di biossido di carbonio, utilizzi le risorse in modo efficiente e resti competitiva». Tale circolarità dell’economia implica che prodotti immessi una prima volta in commercio nel territorio dell’Unione dai titolari dei marchi d’impresa verranno riutilizzati, riempiti o ricaricati prima di essere nuovamente immessi in commercio. È questo il contesto in cui s’inserisce la presente causa pregiudiziale, che offre alla Corte l’opportunità di precisare a quali condizioni debba aver luogo la necessaria conciliazione tra gli interessi legittimi di detti titolari e gli interessi dei terzi che riutilizzano e rivendono i loro prodotti.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (UE) 2017/1001

2. Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (3) ha abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 (4).

3. L’articolo 15 del regolamento 2017/1001, rubricato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio UE», dispone quanto segue:

«1. Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

2. Direttiva (UE) 2015/2436

4. L’articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (5), rubricato «Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d’impresa», è così formulato (6):

«1. Un marchio d’impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietarne l’uso per prodotti immessi in commercio nell’Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

B. Diritto finlandese

5. L’articolo 9, paragrafo 1, della tavaramerkkilaki (544/2019) [legge sui marchi (n. 544/2019)], del 26 aprile 2019, è applicabile ai marchi nazionali a decorrere dal 1° maggio 2019. Esso dispone che il titolare del marchio non può impedire l’uso del marchio per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Il paragrafo 2 di tale articolo 9 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 1, il titolare del marchio può opporsi all’uso del marchio per determinati prodotti quando ha motivi legittimi per opporsi all’ulteriore offerta o immissione in commercio dei prodotti. In particolare, il titolare del marchio può opporsi all’uso del marchio se lo stato dei prodotti è stato modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio (7).

II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

6. La Soda-Club (C02) SA e la SodaStream International BV (in prosieguo, congiuntamente: la «SodaStream») producono e vendono dispositivi domestici per la carbonatazione destinati all’uso da parte dei privati. Tali dispositivi consentono di preparare facilmente acqua frizzante e bevande frizzanti aromatizzate con acqua di rubinetto. In Finlandia detti dispositivi sono distribuiti con il marchio SODASTREAM. Le confezioni in vendita contengono, tra l’altro, il dispositivo di cui trattasi e una bomboletta di biossido di carbonio ricaricabile, formata da un corpo in alluminio con inciso il marchio SODASTREAM o SODA-CLUB. Sulla bomboletta è parimenti incollata un’etichetta recante uno dei due marchi menzionati. La SodaStream propone, inoltre, la vendita delle singole bombolette riempite di biossido di carbonio. La SodaStream è titolare dei marchi dell’Unione europea e dei marchi nazionali SODASTREAM e SODA-CLUB. I marchi registrati SODASTREAM e SODA-CLUB comprendono sia le bombolette controverse sia il biossido di carbonio in esse contenuto.

7. La MySoda Oy ha sede in Finlandia. Essa vi commercializza dispositivi simili a quelli venduti dalla SodaStream con il marchio MYSODA in confezioni che tuttavia non includono bombolette. Dal 2016 la MySoda distribuisce in Finlandia bombolette ricaricate di biossido di carbonio compatibili non solo con i propri dispositivi per la carbonatazione, ma anche con i dispositivi immessi in commercio dalla SodaStream. Le bombolette di biossido di carbonio riempite e vendute dalla MySoda consistono segnatamente in bombolette ricaricate, originariamente immesse in commercio dalla SodaStream. La MySoda riceve dai rivenditori le bombolette di biossido di carbonio della SodaStream che sono state restituite vuote dai consumatori. La MySoda quindi rimuove l’etichetta incollata dalla SodaStream attorno alle bombolette e, dopo aver ricaricato le bombolette, vi applica la propria etichetta. È pacifico che l’etichetta in tal modo applicata lascia sempre visibili le incisioni presenti sulle bombolette, compresi i marchi SODASTREAM e SODA-CLUB.

8. In Finlandia le bombolette di biossido di carbonio possono essere acquistate nei negozi al dettaglio. La SodaStream e la MySoda non dispongono di una propria rete di vendita.

9. La MySoda ha utilizzato due diverse etichette. Sull’etichetta cosiddetta «rosa» figurava, in caratteri di grandi dimensioni, il logo della MySoda accompagnato dalla precisazione che si trattava di «biossido di carbonio finlandese per dispositivi per la carbonatazione». In caratteri di dimensioni ridotte erano riportate le informazioni sul prodotto, l’indicazione della società che aveva ricaricato la bomboletta e un rinvio alla sua pagina Internet per ulteriori informazioni. L’etichetta cosiddetta «bianca» recava, a lettere maiuscole e in cinque diverse lingue, la scritta «biossido di carbonio». In caratteri di dimensioni ridotte vi erano stampate le informazioni sul prodotto, ossia il nome della società che aveva ricaricato la bomboletta, la precisazione che tale società non era in alcun modo collegata con la fornitrice originaria della bomboletta né con la sua società o con i suoi marchi visibili sulla bomboletta nonché un rinvio alla pagina Internet della MySoda.

10. Ritenendo tale pratica lesiva dei diritti ad essa conferiti dal marchio e di avere diversi motivi legittimi per opporvisi, la SodaStream proponeva un ricorso contro la MySoda al fine di far dichiarare che quest’ultima società aveva contraffatto i suoi marchi in Finlandia, utilizzandoli senza autorizzazione nell’ambito della propria attività commerciale e immettendo sul mercato bombolette ricaricate recanti tali marchi sulle quali era stato apposto il suo marchio MySoda, dopo aver rimosso e sostituito le etichette originali senza l’autorizzazione della SodaStream, o bombolette ricaricate dopo aver sostituito le etichette originali con nuove etichette. La SodaStream chiede l’inibitoria di tale pratica, che essa ritiene costituire una contraffazione, e di essere risarcita.

11. In una sentenza non definitiva del 5 settembre 2019 il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) si pronunciava su due domande della SodaStream, accogliendole nella parte relativa all’utilizzo da parte della MySoda delle etichette rosa e respingendole nella parte relativa alle etichette bianche. Il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) rilevava che il diritto esclusivo riconosciuto con i marchi della SodaStream era esaurito rispetto alle bombolette di biossido di carbonio da essa originariamente immesse in commercio. Per opporsi alla pratica della MySoda, la SodaStream doveva quindi dimostrare di avere un interesse legittimo. Dopo aver escluso l’applicazione dei criteri della sentenza Bristol-Myers Squibb e a. (8), in quanto nella controversia tra la SodaStream e la MySoda non si discuteva di un’importazione parallela, il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche), sulla base...