Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 16 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date16 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 16 giugno 2022(1)

Causa C175/21

Harman International Industries, Inc.

contro

AB SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 15 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio dell’Unione europea – Onere della prova – Tutela giurisdizionale effettiva»






1. In un giudizio azionato dal titolare del marchio per bloccare la distribuzione di prodotti non autorizzati come trovare il punto di equilibrio tra la tutela del titolare del marchio e quella del distributore dei prodotti che eccepisce in giudizio l’esaurimento del marchio? Il consenso del titolare del marchio all’immissione dei prodotti nel SEE può essere implicito? La formulazione generica del dispositivo della sentenza ed il rinvio alla fase di esecuzione dell’individuazione dei prodotti immessi nel SEE è compatibile con il principio di tutela giurisdizionale effettiva? L’onere della prova com’è ripartito?

I. Quadro giuridico

A. Diritto dell’Unione

2. Secondo l’articolo 9 del regolamento 2017/1001 (2):

«1. La registrazione di un marchio dell’Unione europea conferisce al suo titolare un diritto esclusivo.

(...)

3. In particolare, può essere vietato (...):

(...)

b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

(...)».

3. Secondo l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001:

«Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».

4. L’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, intitolato «Legge applicabile» stabilisce che:

«Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».

5. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 (3) prevede che:

«Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

B. Il diritto polacco

6. L’articolo 325 della ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (legge sul Codice di procedura civile) del 17 novembre 1964, testo consolidato, come modificato (Dz. U. del 2019, posizione 1460) (in prosieguo: il «Codice di procedura civile») stabilisce:

«Il dispositivo della sentenza deve contenere il nome del tribunale, i nomi dei giudici, del cancelliere e del pubblico ministero, se quest’ultimo è intervenuto nella causa, la data e il luogo dell’udienza e della pronuncia della sentenza, i nomi delle parti e l’oggetto della causa, nonché la decisione del tribunale sulle richieste delle parti».

7. Secondo l’articolo 758 del Codice di procedura civile, i Sądy Rejonowe (Tribunali distrettuali) così come gli ufficiali giudiziari collegati a questi tribunali sono competenti in materia di esecuzione.

8. Secondo l’articolo 767, paragrafi 1 e 2, di questo codice:

«1 A meno che la legge non disponga diversamente, gli atti dell’ufficiale giudiziario possono essere appellati al Sąd Rejonowy (Tribunale distrettuale). Un ricorso è anche possibile contro l’omissione di un documento da parte dell’ufficiale giudiziario. Il ricorso è esaminato dal tribunale nella giurisdizione dell’ufficio dell’ufficiale giudiziario.

(…)

2 Il ricorso può essere presentato da una parte o da un’altra persona i cui diritti sono stati violati o minacciati dall’atto o dall’omissione dell’ufficiale giudiziario.

(...)».

9. L’articolo 843 del suddetto codice prevede nel suo paragrafo 3:

«Nell’atto di appello, l’appellante deve esporre tutti i reclami che possono essere sollevati in questa fase, altrimenti perderà il diritto di farli valere nel procedimento successivo».

10. L’articolo 1050 dello stesso codice prevede ai paragrafi 1 e 3:

«1 Quando il debitore è tenuto a compiere un atto che non può essere compiuto da un’altra persona e il cui compimento dipende esclusivamente dalla sua volontà, il tribunale nella cui giurisdizione l’atto deve essere compiuto, su richiesta del creditore e dopo aver sentito le parti, fissa un termine al debitore per compiere l’atto, sotto pena di una multa, se non lo fa entro il termine stabilito.

(...)

3 Se il termine concesso al debitore per compiere un atto è scaduto senza che il debitore lo abbia compiuto, il tribunale, su richiesta del creditore, impone al debitore una multa e allo stesso tempo fissa un nuovo termine per il compimento dell’atto, sotto pena di una multa maggiorata».

11. L’articolo 1051 del Codice di procedura civile stabilisce al suo paragrafo 1:

«Quando il debitore è vincolato dall’obbligo di non fare o ostacolare gli atti del creditore, il tribunale nella cui giurisdizione il debitore non ha adempiuto al suo obbligo, su richiesta del creditore, lo condanna a pagare una multa, dopo aver sentito le parti e aver constatato che il debitore non ha adempiuto al suo obbligo. Il tribunale procede allo stesso modo in caso di una nuova domanda da parte del creditore».

II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

12. La Harman International Industries, Inc. (in prosieguo: «la ricorrente») con sede a Stamford (Stati Uniti d’America) è titolare dei diritti esclusivi sui marchi dell’Unione europea registrati ai numeri 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 e 009097494.

13. I prodotti della ricorrente (apparecchi audiovisivi, compresi altoparlanti, cuffie e sistemi audio), recanti i marchi sopraindicati, sono distribuiti nel territorio della Polonia da un unico soggetto con il quale la ricorrente ha concluso un accordo di distribuzione e attraverso l’intermediazione di questo soggetto i suoi prodotti sono venduti ai clienti finali in negozi di elettronica.

14. La ricorrente utilizza sistemi di marcatura dei suoi prodotti in base ai quali, nella prospettazione del giudice del rinvio, non è sempre possibile stabilire se il prodotto sia da essa stato destinato al mercato dello Spazio economico europeo (SEE) o al di fuori di esso. Le marcature su alcuni esemplari recanti i marchi della ricorrente, infatti, non contengono abbreviazioni relative alle indicazioni territoriali, pertanto non specificano il luogo in cui il prodotto debba essere immesso in commercio per la prima volta con il suo consenso. Questo comporta che alcune marcature risultino presenti sia sugli imballaggi di esemplari dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio nel SEE, sia sugli imballaggi di esemplari di prodotti destinati ad essere immessi in commercio al di fuori del SEE. Per questi esemplari, la determinazione del mercato a cui sono destinati richiede l’uso di uno strumento informatico di cui dispone la ricorrente che comprende una banca dati di prodotti con l’indicazione del mercato al quale è destinato un esemplare specifico del prodotto.

15. La AB SA con sede a Magnice (Polonia), società resistente nel procedimento principale (in prosieguo: «la resistente»), svolge attività commerciale consistente nella distribuzione di apparecchiature elettroniche. La resistente ha introdotto nel mercato polacco beni prodotti dalla ricorrente e contrassegnati con i marchi UE della ricorrente. La resistente ha acquistato le merci in questione da un venditore diverso dal distributore dei prodotti sul mercato polacco con il quale la ricorrente aveva concluso l’accordo. La resistente afferma di aver ricevuto assicurazioni da tale venditore che l’introduzione dei prodotti in questione sul mercato polacco non violava i diritti esclusivi della ricorrente sui marchi dell’Unione europea visto l’esaurimento di tali diritti in seguito alla precedente immissione in commercio di prodotti recanti marchi UE nel SEE da parte della ricorrente o con il suo consenso.

16. La ricorrente ha proposto un’azione innanzi al Sąd Okregowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), in qualità di tribunale di prima istanza, chiedendo che alla resistente fosse vietato di violare i diritti che essa vanta sul marchio UE, impedendole l’introduzione, l’immissione in commercio, l’importazione, l’offerta, la pubblicizzazione e lo stoccaggio di altoparlanti, cuffie nonché dei loro imballaggi recanti anche solo uno dei marchi dell’Unione europea della ricorrente, che non siano stati precedentemente immessi in commercio nel SEE dalla stessa o con il suo consenso. La ricorrente chiedeva, inoltre, che il giudice ordinasse alla resistente di ritirare dal commercio o di distruggere tali altoparlanti e cuffie e i loro imballaggi.

17. La resistente opponeva alle richieste della ricorrente il principio di esaurimento del diritto conferito dal marchio UE, incentrando la sua difesa sulla assicurazione ricevuta dal venditore che i prodotti in questione fossero già stati immessi in commercio nel SEE.

18. A questo riguardo, il giudice del rinvio rileva che i sistemi di marcatura dei prodotti della ricorrente non permettono di stabilire se i prodotti fossero destinati al mercato del SEE oppure no. Per questo motivo, un convenuto non sarebbe in grado di dimostrare che una copia di un prodotto recante il marchio UE della ricorrente è stato immesso sul mercato nel SEE da questi o con il suo consenso. Certamente, il convenuto potrebbe rivolgersi al suo venditore; tuttavia, è improbabile, prosegue il giudice del rinvio, che riesca a ottenere informazioni utili sulla identità del soggetto da...

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