Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 28 de octubre de 2021.

• Jurisdiction: European Union
• ECLI: ECLI:EU:C:2021:886
• Celex Number: 62020CC0421
• Date: 28 October 2021
• Court: Court of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 28 ottobre 2021 (1)

Causa C-421/20

Acacia Srl

contro

Bayerische Motoren Werke AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli comunitari – Competenza internazionale – Diritto sostanziale applicabile – Diritti derivati risultanti dalla contraffazione di un disegno comunitario – Lex fori – Luogo della contraffazione iniziale»

I. Introduzione

1. Il nucleo centrale del diritto internazionale privato dell’Unione è costituito dalle norme di competenza e dalle norme di conflitto contenute, rispettivamente, nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (2) e nei due regolamenti gemelli sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, vale a dire i regolamenti (CE) n. 593/2008 (3) e n. 864/2007 (4).

2. Tali regolamenti hanno ambiti di applicazione particolarmente ampi. Ciò premesso, l’applicazione delle norme di competenza del regolamento n. 1215/2012 presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità che si traduce nel carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi derivante dall’implicazione di più Stati (5). Analogamente, le norme di conflitto dei regolamenti Roma I e Roma II si applicano nelle circostanze che comportino un conflitto di leggi (6).

3. Inoltre, fatti salvi tali requisiti relativi all’esistenza di un elemento di estraneità, i regolamenti n. 1215/2012 e Roma II prevedono eccezioni a favore delle disposizioni particolari del diritto dell’Unione (7) dando priorità, in particolare, a quelle del regolamento (CE) n. 6/2002 (8).

4. Il presente rinvio pregiudiziale offre alla Corte l’occasione per chiarire l’articolazione tra questi tre regolamenti in relazione alle circostanze di cui all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, vale a dire quelle nelle quali un’azione per contraffazione viene proposta dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.

II. Contesto normativo

A. Regolamento n. 6/2002

5. L’articolo 82, del regolamento n. 6/2002, rubricato «Competenza internazionale», dispone, al paragrafo 5, quanto segue:

«I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 81, lettere a) e d) possono parimenti essere avviati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso».

6. A termini dell’articolo 88 di tale regolamento, rubricato «Diritto applicabile»:

«1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato.

3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato».

B. Regolamento Roma II

7. L’articolo 1 del regolamento Roma II, rubricato «Campo di applicazione», enuncia, al paragrafo, 1 quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. (...)».

8. L’articolo 8 di tale regolamento, rubricato «Violazione dei diritti di proprietà intellettuale», così dispone:

«1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.

2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.

(...)».

III. Fatti del procedimento principale

9. L’Acacia Srl è una società di diritto italiano che produce cerchi per autoveicoli in Italia e li distribuisce in tutta l’Unione.

10. La società Bayerische Motoren Werke AG (in prosieguo: la «BMW»), ritenendo che la distribuzione da parte dell’Acacia di taluni cerchi in Germania costituisca contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato di cui essa è titolare, ha proposto un’azione per contraffazione in Germania dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari.

11. Tale tribunale si è dichiarato competente ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002.

12. Inoltre, detto tribunale ha stabilito che l’Acacia aveva commesso l’atto di contraffazione denunciato dalla BMW e ha ordinato la cessazione della contraffazione rilevata. Facendo riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, il medesimo tribunale ha applicato il diritto tedesco alle domande accessorie della BMW volte al risarcimento del danno, all’ottenimento di informazioni, all’esibizione di documenti, alla consegna dei prodotti a fini di distruzione e alla presentazione di dati contabili. Tali domande sono state sostanzialmente accolte.

13. L’Acacia ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Essa ha sostenuto, in particolare, che la legge applicabile alle domande accessorie della BMW sarebbe il diritto italiano.

14. Il giudice del rinvio conferma che la competenza dei giudici tedeschi deriva, nel caso di specie, dall’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 e che l’Acacia ha commesso l’atto di contraffazione denunciato dalla BMW.

15. Tuttavia, esso nutre dubbi riguardo al diritto nazionale applicabile alle domande accessorie della BMW e osserva che l’esito della controversia dipenderà, in una certa misura, da tale questione. Secondo un parere giuridico italiano presentato dall’Acacia, le norme del diritto tedesco concernenti l’esibizione di documenti e la presentazione di dati contabili sarebbero diverse da quelle del diritto italiano. Se alle domande accessorie fosse applicabile il diritto italiano, occorrerebbe riformare la sentenza di primo grado.

16. Il giudice del rinvio ritiene che dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, come interpretato dalla Corte nella sentenza Nintendo (9), risulti che al caso di specie si applica il diritto italiano. Esso rileva, a tale proposito, che, poiché i prodotti controversi consegnati in Germania provengono dall’Italia, il fatto generatore del danno si colloca in quest’ultimo Stato. Secondo detto giudice, il criterio del luogo del fatto generatore del danno stabilito nella sentenza Nintendo deve essere applicato non solo nelle circostanze in cui gli atti di contraffazione addebitati al convenuto siano stati commessi in più Stati membri, come accadeva nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, ma anche qualora essi siano stati commessi in un solo Stato membro, come nel caso di specie.

17. Siffatta soluzione garantirebbe che la legge applicabile al fatto illecito sia la stessa in entrambe le situazioni. La sentenza AMS Neve e a. (10), invocata dalla BMW a sostegno della sua posizione secondo cui il diritto tedesco si applica alle domande accessorie , non cambierebbe nulla per quanto riguarda la necessità di garantire che alle due situazioni in discussione si applichi la medesima legge sostanziale.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali

18. In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 31 agosto 2020, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2020, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il giudice nazionale della contraffazione, adito quale giurisdizione internazionale del locus commissi delicti ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del [regolamento n. 6/2002], possa applicare, in caso di contraffazione di disegni e modelli comunitari, la normativa nazionale dello Stato membro sede del giudice medesimo (lex fori) alle domande accessorie con riguardo al territorio del proprio Stato membro.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se il “luogo in cui l’atto di contraffazione iniziale (...) è stato compiuto” ai sensi della [sentenza Nintendo] della Corte (…) ai fini della determinazione della legge applicabile alle domande accessorie ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del [regolamento Roma II] possa essere parimenti individuato nello Stato membro ove si trovano consumatori cui si rivolge un annuncio pubblicitario su Internet e nel quale vengano commercializzati prodotti costituenti contraffazione di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 19 del [regolamento n. 6/2002], laddove soltanto l’offerta e la commercializzazione vengano contestati nello Stato membro suddetto, e ciò anche nel caso in cui le promozioni su Internet alla base dell’offerta e della commercializzazione siano state formulate in un altro Stato membro».

19. Hanno presentato osservazioni scritte la BMW e la Commissione europea. Le stesse interessate sono state rappresentate all’udienza tenutasi l’8 luglio 2021.

V. Analisi

A. Sulla prima questione pregiudiziale

20. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende, in sostanza, accertare se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II nonché l’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 debbano essere interpretati nel senso che le circostanze nelle quali un tribunale di uno Stato membro è adito in base all’articolo 82, paragrafo 5, di quest’ultimo regolamento non comportano un conflitto di leggi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II e che occorre applicare alle...