European Union Intellectual Property Office v John Mills Ltd.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2020:902
Date11 November 2020
Docket NumberC-809/18
Celex Number62018CJ0809

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 novembre 2020 (*)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Identità o somiglianza del marchio richiesto con il marchio anteriore – Marchio denominativo dell’Unione Europea MINERAL MAGIC – Domanda di registrazione da parte dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio anteriore – Marchio denominativo nazionale anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER»

Nella causa C‑809/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 dicembre 2018,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Lukošiūtė, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

John Mills Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da S. Malynicz, QC,

ricorrente in primo grado,

Jerome Alexander Consulting Corp., con sede in Surfside (Stati Uniti),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:679), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 (procedimento R 2087/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jerome Alexander Consulting Corp. e la John Mills Ltd (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Diritto internazionale

2 La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»). L’articolo 6 septies di tale convenzione prevede:

«1) Se l’agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell’Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l’agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.

2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente [punto] 1), il diritto di opporsi all’utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.

3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo».

3 L’articolo 29 di detta convenzione prevede al punto 1:

«a. Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

b. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, portoghese, russa e nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.

c. In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.

(...)».

4 L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e approvato a nome della Comunità europea con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1) (in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), prevede quanto segue:

«In relazione alle parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 della convenzione di Parigi (1967)».

Diritto dellUnione

5 L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(...)

3. In seguito all’opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

(...)

5. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [dell’Unione europea] anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell[’Unione europea] o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

6 Ai sensi dell’articolo 52 del citato regolamento, recante il titolo «Motivi di nullità assoluta»:

«1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio [dell’Unione europea] è dichiarato nullo, allorché:

(...)

b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

(...)».

Fatti e decisione controversa

7 In data 18 settembre 2013, la John Mills, ricorrente in primo grado, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’EUIPO, ai sensi del regolamento n. 207/2009.

8 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo «MINERAL MAGIC» (in prosieguo: il «marchio contestato»).

9 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Lozioni per capelli; prodotti esfolianti; saponi; prodotti di profumeria; oli eterici; cosmetici; prodotti per la pulizia e la cura della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli; deodoranti per uso personale (profumeria)».

10 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2014/14, del 23 gennaio 2014.

11 Il 23 aprile 2015 la Jerome Alexander Consulting, interveniente in primo grado, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio contestato per tutti i prodotti di cui al punto 9 della presente sentenza.

12 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

– il marchio denominativo americano MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER n. 4274584, designante i seguenti prodotti: «Cipria per il viso contenente minerali»;

– il marchio denominativo americano MAGIC MINERALS, non registrato, designante i seguenti prodotti: «Cosmetici».

13 I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento.

14 Con decisione del 18 agosto 2015, la divisione di opposizione ha respinto tale opposizione.

15 In data 15 ottobre 2015, la Jerome Alexander Consulting ha presentato ricorso presso l’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 di detto regolamento.

16 Con la decisione impugnata, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha annullato la decisione della divisione di opposizione e, in base all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, ha rifiutato la registrazione del marchio contestato.

17 In primo luogo, la commissione di ricorso ha preso atto del fatto che la Jerome Alexander Consulting rinunciava a fondare la propria opposizione sul marchio americano, non registrato, MAGIC MINERALS e che si limitava pertanto a far valere il marchio americano denominativo MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.

18 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha menzionato l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, ossia evitare la sottrazione di un marchio da parte dell’agente del titolare dello stesso, e ha...

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